Дмитрий Булгаков →  Международное непатентованное наименование защищаемого товара не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака: постановление Президиума ВАС РФ от 28.02.2012 №12436/11

Заявители обратились в суд с требованием о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку «КАРНИТОН».
Суд отказал в удовлетворении требования.
«Апелляция» решение суда оставила без изменения.
«Кассация» решение суда и постановление «апелляции» оставила без изменения.
Постановлением Президиума ВАС РФ все указанные судебные акты отменены, а заявленное требование удовлетворено.

Суть спора
Товарный знак «КАРНИТОН» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ с приоритетом от 24.10.2006 на имя заинтересованного лица №1 в отношении следующих товаров 3-го, 5-го и 32-го классов МКТУ: препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

Названный товарный знак представляет собой словесное обозначение «КАРНИТОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Заинтересованное лицо №2 является обладателем неисключительной лицензии на использование данного товарного знака на основании лицензионного договора о предоставлении права на использование товарных знаков, заключенного с третьим лицом №2, зарегистрированного Роспатентом.

Истцы 11.12.2009 обратились в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении названных товаров 5-го класса МКТУ, сославшись на несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 1 и 3 ст. 6 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (Закон о товарных знаках), действовавшего на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Согласно этим нормам не допускалась регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Решением от 24.03.2010 Роспатент отказал в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака «КАРНИТОН» и оставил в силе его правовую охрану. Решение мотивировано тем, что нарушений упомянутых требований при регистрации товарного знака в виде словесного обозначения «КАРНИТОН» допущено не было. При этом Роспатент сослался на то, что указанное обозначение носит фантазийный характер и фактически используется для маркировки биологически активной добавки к пище.

По мнению Роспатента, отсутствие смыслового значения не позволяет отнести его к разряду обозначений, порождающих в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности, а также к иным обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали. Роспатент также отметил, что согласно действующему законодательству сходство названного обозначения с международным непатентуемым наименованием не является основанием для отнесения данного обозначения к разряду терминов или обозначений, характеризующих товары.

Заявители, полагая, что решение Роспатента от 24.03.2010 не соответствует перечисленным требованиям законодательства, нарушает публичные интересы и их права, обратились в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным.

Позиция судов первой, апелляционной, кассационной инстанции
Суды согласились с выводами Роспатента и отказали в удовлетворении заявленного требования, сославшись на то, что товарный знак «КАРНИТОН» используется заинтересованными лицами для маркировки зарегистрированной в установленном порядке биологически активной добавки к пище, на упаковке которой указано, что она состоит из L-карнитина тартрата и не является лекарственным средством.

Наличие на упаковке такой информации наряду со спорным товарным знаком позволило судам сделать вывод о том, что названное обозначение не вводит потребителя в заблуждение относительно свойств товара.

При этом суды отметили, что заявители являются правообладателями ряда товарных знаков, образованных от международных непатентованных наименований («карнитин», «ацетилкарнитин», «левокарнитин») и зарегистрированных для товаров 5-го класса МКТУ («КАРНИФИТ», «КАРНИЦЕТИН», «КАРНИЭЛЬ»).

Препараты, маркируемые указанными товарными знаками, также являются биологически активными добавками к пище, в состав которых входит фармацевтическое вещество «карнитин» («левокарнитин»).

Суды признали, что действия правообладателя по регистрации и дальнейшему использованию оспариваемого товарного знака не являются актом недобросовестной конкуренции, поскольку не препятствуют использованию обозначений заявителей.

Препарат «КАРНИТОН» реализуется в качестве биологически активной добавки на рынке, отличном от рынка реализации лекарственных средств, что не приводит к его смешению с товарами заявителей.

Кроме того, суды пришли к выводу о том, что использование словесного обозначения «КАРНИТОН» для препаратов, не относящихся к лекарственным средствам, не может быть признано нарушающим рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, которые касаются вопросов распространения лекарственных средств и присвоения им наименований, отнесенных к их компетенции, а не товарных знаков.

Выводы Президиума ВАС РФ
1. На заседании 46-й Всемирной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения в мае 1993 года была принята резолюции WHA 46.19 по международным непатентованным наименованиям, в которой на государства-участников ВОЗ были возложены обязательства по препятствованию использования международных непатентованных наименований либо производных от них названий в составе товарных знаков.

Необходимость соблюдения государствами-участниками ВОЗ указанной резолюции была подтверждена резолюцией 115-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ EB115.R4 от 19.01.2005, в ст. 8 которой указано, что необходимо предотвращать приобретение исключительных прав на международные непатентованные наименования и запрещать регистрацию данных наименований в качестве товарных знаков или торговых названий.

2. Рекомендации ВОЗ не содержат юридически обязательных норм, но имеют большое значение, поскольку могут получать последующее воплощение в практике государств-участников.

Во исполнение упомянутых резолюций Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 05.10.2005 были утверждены методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», Роспатентом издан приказ от 04.04.2008 N 45 «Об использовании базы данных международных непатентованных наименований (МНН)», в которых изложены соответствующие положения, в том числе об общественной собственности на МНН.

3. Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

4. Пунктом 3 названной статьи предусмотрено, чтоне допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

5. Международное непатентованное наименование (International Nonproprietary Names, то же самое, что «международные имена, не имеющие владельцев») — это уникальное название фармакологического вещества, которое присваивается ВОЗ, имеет всемирное признание, служит универсальным идентификатором активных веществ в составе лекарственного средства.

Целью системы международных непатентованных наименований является обеспечение специалистов в области здравоохранения информацией об уникальных и универсальных названиях, позволяющих в любой стране мира идентифицировать в составе лекарственного препарата фармакологические вещества, которые могут быть недвусмысленно охарактеризованы химическим названием (или формулой).

6. С учетом указанных положений международное непатентованное наименование может быть отнесено к общепринятым терминам (то есть к лексической единице, характерной для определенной области науки (фармакологии)), поскольку является названием фармакологического вещества. Оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

7. Отсутствие в ст. 6 Закона о товарных знаках нормы о недопустимости предоставления правовой охраны для обозначений, не тождественных международным непатентованным наименованиям, а сходных с ними, требует исследования судом конкретных обстоятельств, связанных с восприятием обозначения потребителями.

Товарный знак «КАРНИТОН» является не фантазийным, а производным от международного непатентованного наименования «карнитин» («левокарнитин», «ацетилкарнитин») и сходен с ним до степени смешения по фонетическим и визуальным признакам, ассоциируется с ним в целом, несмотря на незначительное отличие (в одном звуке или букве).

Принимая во внимание, что товарный знак «КАРНИТОН» зарегистрирован для широкого круга товаров, в том числе фармацевтических препаратов, можно сделать вывод, что регистрация данного товарного знака, сходного до степени смешения с международным непатентованным наименованием «карнитин», подлежащим применению в отношении лекарственных препаратов, приводит к введению потребителя в заблуждение относительно принадлежности не являющегося лекарственным средством товара, маркированного этим товарным знаком, к лекарственным средствам.

8. Судам следовало учесть, что регистрация товарного знака «КАРНИТОН» может создать препятствия для производства и доступа на российский рынок лекарственных средств одной фармакологической группы с «карнитином», так как правообладатель имеет исключительное право запрещать использование любых сходных до степени смешения с его товарным знаком обозначений в отношении однородных товаров. В то же время правообладатель не сможет в полной мере защитить свое исключительное право на такой товарный знак, поскольку в соответствии с законодательством в сфере обращения лекарственных средств международное непатентованное наименование должно указываться на упаковке каждого лекарственного средства, любые действия, создающие препятствия для свободного использования МНН на территории России, противоречат публичным интересам и праву каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированное ст. 41 Конституции РФ. Следовательно, у Роспатента не имелось оснований для отказа в удовлетворении возражений истцов.

Президиум ВАС РФ своим постановлением признал недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.03.2010 об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку «КАРНИТОН», зарегистрированному в отношении товаров 5-го класса МКТУ (фармацевтические и ветеринарные препараты, диетические вещества для медицинских целей), обязал Роспатент аннулировать регистрацию указанного товарного знака.

Р.S.: С другими постановлениями Президиума ВАС РФ, в которых имеется толкование правовых норм об исключительных правах в сфере интеллектуальной деятельности и где приведён их краткий анализ, можно познакомиться здесь.