Дмитрий Булгаков →  Договор не действует в период отсутствия у лицензиара прав на промышленный образец из-за досрочного прекращения действия патента: постановление Президиума ВАС РФ от 09.11.2010 № 7552/10

Истец обратился в арбитражный суд с иском к ответчику о взыскании с ответчика 5 150 205 рублей 50 копеек задолженности по договору о продаже/покупке исключительной лицензии на использование промышленного образца.
Решением суда иск удовлетворён.
Постановлением «апелляции» решение суда оставлено без изменения. «Кассация» указанные судебные акты также оставила без изменения.
Постановлением Президиума ВАС РФ данные судебные акты отменил. В удовлетворении иска отказал.

Суть спора
Между истцом и ответчиком был заключен договор о продаже/покупке исключительной лицензии на использование промышленного образца № 49540 “Бутылка для водки с этикетками и пробкой” (промышленный образец). В соответствии с договором лицензиар обязался передать лицензиату за вознаграждение исключительное право на использование промышленного образца, защищенного патентом, на срок действия договора.

Данный договор зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).
В момент заключения договора права на защищенный патентом промышленный образец принадлежали ЗАО “Простые продукты” (первоначальному правообладателю), которое уступило их истцу на основании договора об уступке. Запись об изменении правообладателя была внесена в Государственный реестр промышленных образцов России.

Ответчик использовал промышленный образец в производстве водки “Простая” в период с апреля 2005 по май 2007 года. За указанный период ответчик перечислил истцу в качестве оплаты лицензионного вознаграждения по договору 10 660 800 рублей. Полагая, что лицензиат ненадлежащим образом исполнил свои договорные обязательства и обязан уплатить вознаграждение за пользование промышленным образцом с момента заключения договора (01.03.2005), лицензиар обратился в арбитражный суд с иском.

Позиция судов первой, апелляционной, кассационной инстанций
В качестве оплаты лицензионного вознаграждения по договору ответчик перечислил истцу 10 660 800 руб., что подтверждается платежными поручениями. Претензией от 24.04.2008 г. истец известил ответчика о наличии задолженности по договору и просил погасить долг. Оставшаяся часть задолженности по оплате лицензионного вознаграждения в размере 5 150 205 руб. 50 коп. по договору в добровольном порядке ответчиком не погашена.

Доказательств полной оплаты лицензионного вознаграждения в размере 5 150 205 руб. 50 коп. по договору в материалах дела не имеется. Учитывая отсутствие в материалах дела документального подтверждения погашения ответчиком в добровольном порядке задолженности по оплате лицензионного вознаграждения в размере 5 150 205 руб. 50 коп. по договору суды пришли к выводу о наличии правовых и документальных оснований для взыскания с ответчика в пользу истца 5 150 205 руб. 50 коп. задолженности по оплате лицензионного вознаграждения, исходя из требований ст. ст. 309, 310 ГК РФ.

Выводы Президиума ВАС РФ
1. В соответствии с п. 1 ст. 13 Патентного закона по лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование промышленного образца в объёме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Согласно п. 5 ст. 13 Патентного закона лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Исходя из положений п. 3 ст. 433 и п. 2 ст. 425 ГК РФ в случае, если использование промышленного образца лицензиатом началось до государственной регистрации лицензионного договора (момент заключения), стороны вправе распространить действие договора на отношения, возникшие до его заключения.

2. Между тем действие договора с обратной силой не может распространяться на тот период, когда у лицензиара отсутствовало право на соответствующий промышленный образец ввиду того, что таким правом обладало другое юридическое лицо.

Как было установлено судами, в момент заключения договора истец не обладал правами на защищенный патентом промышленный образец. Истец получил права на патент лишь после заключения с ЗАО “Простые продукты” договора об уступке, а именно с момента внесения записи в Государственный реестр промышленных образцов России (14.06.2005).

3. Следовательно, договор истца и ответчика не мог содержать условия о выплате лицензиару лицензионного вознаграждения за период, когда права на защищенный патентом промышленный образец принадлежали другому лицу (первоначальному правообладателю).

4. Помимо этого из пункта 12.1 договора не следует, что его действие распространяется и на период с момента получения права на патент до его регистрации в установленном порядке в Роспатенте.

Кроме того, судами определено, что действие патента России на промышленный образец было досрочно прекращено 21.10.2006 на основании статьи 30 Патентного закона из-за неуплаты истцом в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе и восстановлено лишь 16.01.2008.

5. В случае прекращения исключительного права действие лицензионного договора прекращается. Таким образом, суды не учли, что действие договора не распространяется на период отсутствия у лицензиара прав на промышленный образец вследствие досрочного прекращения действия патента.

Поскольку истец не доказал наличия задолженности по лицензионному договору, у судов не имелось оснований для удовлетворения искового требования.

6. Содержащееся в настоящем постановлении Президиума ВАС РФ толкование правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел.

Р.S.:
1. Напомню, что в п.11 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 52 указано, что содержащееся в постановлениях Президиума ВАС РФ, принятых до даты опубликования настоящего постановления, положение о том, что «толкование правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел», может рассматриваться в качестве указания на возможность пересмотра судебных актов в силу обстоятельства, предусмотренного в п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ.

Следовательно, данное правило распространяется, в том числе, на постановление Президиума ВАС РФ от 09.11.2010 N 7552/10.

2. С другими постановлениями Президиума ВАС РФ, в которых имеется толкование правовых норм об исключительных правах в сфере интеллектуальной деятельности и где приведён их краткий анализ, можно познакомиться здесь.