Дмитрий Булгаков →  Два патента на изобретение с одинаковыми или эквивалентными признаками, приведёнными в независимом пункте формулы: постановление Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 № 8091/09

Истец обратился в арбитражный суд с иском к ответчику о признании его нарушителем исключительного права истца на изобретение «Майонез»; о запрете ответчику совершать действия, нарушающие исключительные права истца на указанное изобретение; обязании ответчика опубликовать решение суда в официальном бюллетене Роспатента и федеральном выпуске газеты «Коммерсант».

Решением суда иск удовлетворён частично. В части обязания ответчика опубликовать решение суда в федеральном выпуске газеты «Коммерсант» отказано.
«Апелляция» решение суда первой инстанции отменила, по делу приняла новый судебный акт, которым в иске отказала.
«Кассация» постановление «апелляции» отменила, решение суда первой инстанции оставила без изменения.
Постановлением Президиума ВАС РФ решение суда и постановление «кассации» отменены. Постановление «апелляции» оставлено без изменения.

Суть спора
Истец является патентообладателем изобретения «Майонез» согласно патенту N 2284127 (автор Харитонов Д.А., заявка N 2005109347) с приоритетом от 01.04.2005, зарегистрированному в Государственном реестре изобретений России 27.09.2006, сроком действия до 01.04.2025.

Указывая на нарушение ответчиком исключительных прав патентообладателя на изобретение путём производства и реализации майонеза «Махеевъ с перепелиным яйцом», комбинат обратился в арбитражный суд с требованием о прекращении данного нарушения и опубликовании решения суда.

Позиция суда первой и кассационной инстанции
Суд первой инстанции, удовлетворяя иск со ссылками на статьи 1225, 1252, 1406 ГК РФ, исходил из следующего: факт использования запатентованного изобретения в продукте ответчика «Майонез с перепелиным яйцом», изготовленного по ТО 9143-031-33875274-07, подтверждается имеющимися в деле доказательствами, в том числе результатами патентоведческой экспертизы, заключение которой не содержит противоречий в выводах и не носит предположительного характера; получение ответчиком патента России N 2325821 на изобретение «Майонез с перепелиным яйцом», зарегистрированного в Государственном реестре изобретений РФ 10.06.2008 (автор Барышев Л.А., заявка N 2007117069), с приоритетом от 08.05.2007 и сроком действия до 08.05.2027, в силу статей 1358, 1362 ГК РФ не исключает признания его нарушителем исключительных прав истца на запатентованное изобретение.

Суд отверг ссылку ответчика на выработанную Президиумом ВАС РФ при рассмотрении аналогичных споров правовую позицию, изложенную в п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» (информационное письмо), считая её не применимой к данному спору, поскольку этот пункт касается полезной модели, а не изобретения, которые обладают различным правовым режимом.

Суд кассационной инстанции, поддержал выводы суда первой инстанции также со ссылкой на статьи 1358, 1362 ГК РФ.

Позиция суда апелляционной инстанции
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что ответчик является патентообладателем изобретения «Майонез с перепелиным яйцом» и использует при производстве майонеза «Махеевъ с перепелиным яйцом» принадлежащий ему патент N 2325821. Однако при наличии двух патентов с одинаковыми или эквивалентными признаками, приведёнными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Выводы Президиума ВАС РФ
Президиум посчитал, что толкование указанных норм судами первой и кассационной инстанций нарушает единообразие в применении арбитражными судами норм права.

1. В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведённый в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 указанной статьи.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются все признаки, приведённые в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, другое изобретение, другая полезная модель также признаются использованными.

2. При рассмотрении спора суды установили, что изобретение истца используется в продукте ответчика, изготовленного по техническим условиям. И это обстоятельство подтверждено в заключении судебной экспертизы. Вопрос об использовании изобретения истца в изобретении ответчика, защищённом более поздним патентом, то есть о включении в формулу изобретения общества всех признаков, указанных в независимом пункте формулы изобретения комбината, истцом не ставился, судом и экспертами не исследовался. Ответчик при этом настаивал на наличии у него изобретения, отличающегося от изобретения истца, то есть «независимого» патента, и использовании именно своего патента, а истец не оспаривал патентоспособность изобретения ответчика.

Исходя из сказанного, у судов не было оснований для применения абз. 3 п. 3 ст. 1358 и ст. 1362 ГК РФ.

3. Таким образом, при наличии двух патентов на изобретение с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведёнными в независимом пункте формулы, действия общества по использованию своего патента не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

4. Довод суда кассационной инстанции о различиях в правовом режиме изобретения и полезной модели не вызывает возражений, однако это не влияет на возможность применения указанного в п. 9 информационного письма подхода не только к полезным моделям. Он применим также и к другим объектам, исключительное право на которые признается и охраняется при условии государственной регистрации.

Р.S.:
1. Полный текст данного постановления опубликован на сайте ВАС РФ 29.12.2009.

2. С другими постановлениями Президиума ВАС РФ, в которых имеется толкование правовых норм об исключительных правах в сфере интеллектуальной деятельности и где приведён их краткий анализ, можно познакомиться здесь.