Сергей Зуйков → ВОИС: Возражения против строк общих доменов высшего уровня .MERCK и .EMERCK отклонены
Своими решениями от 30 и 31 июля 2013 года в отношении дел LRO2013-0068 и LRO2013-0069 Коллегия ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности) Центра по арбитражу и перемирию отклонила возражение правового характера, поданное против заявок на регистрацию строк доменов высшего уровня .merck и .emerck компанией Merck KGaA (Германия) на том основании, что они не нарушают прав истца, компании Merck & Co, Inc. (США), на их товарный знак. В данной статье оба дела, которые практически идентичны в отношении фактов и мотивации, будут обсуждаться вместе.
Обе компании Merck KGaA и Merck & Ко, Inc. являются фармацевтическими и имеют общую историю. Merck & Co, Inc. была когда-то основана как дочерняя компания Merck KGaA. Когда Merck & Co, Inc. стала независимой, между сторонами были заключены соглашения о мирном сосуществовании в отношении товарных знаков.
Обе стороны имеют регистрации словесного товарного знака ‘MERCK’. Дочерние компании фирмы Merck & Co, Inc. являются правообладателями американских и канадских словесных знаков ‘MERCK’, которые зарегистрированы, в частности, для фармацевтической продукции. Merck KGaA владеет регистрациями словесного товарного знака ‘MERCK’ в различных странах по всему миру, за исключением — как указано в соглашениях о мирном сосуществовании — США и Канады. Merck KGaA также владеет в разных странах несколькими регистрациями товарных знаков, включающих слово «EMERCK».
Merck & Co, Inc. утверждала, что строки доменов общего уровня .merck и .emerck сходны до степени смешения с зарегистрированными ею словесными товарными знаками «MERCK» и, следовательно, подтверждают нарушение ее прав на эти знаки. Использование оспариваемых строк доменов общего уровня компанией Merck KGaA нанесло бы непоправимый вред значительному брендовому капиталу, созданному компанией Merck & Co, Inc. благодаря товарным знакам ‘MERCK’, и данное использование не может быть предотвращено путем наложения географических ограничений, которые давали бы сторонам возможность регистрации доменных имен и доступа к сайтам в пределах строк общих доменов высшего уровня только за пределами Северной Америки.
Merck KGaA, однако, утверждает, что это так называемая гео-направленность дает возможность избежать путаницы, так как она уже в настоящее время демонстрирует это переадресацией североамериканских интернет-пользователей, пытающихся осуществить доступ к контентам веб-сайтов, на которых заявитель идентифицируется как ‘Merck’. Кроме того, Merck & Co, Inc. зарегистрировала различные доменные имена, включающие слово ‘merck’, которые не имеют географических ограничений, что нарушает права компании Merck KGaA на товарный знак, зарегистрированный за пределами Северной Америки.
В своих заключениях Коллегия ВОИС в первую очередь учитывает, имеет ли отношение Merck & Co, Inc. к этим разбирательствам, так как она ссылается, главным образом, на товарные знаки, принадлежащие ее дочерним компаниям. Не были поданы на регистрацию лицензионные соглашения, которые наглядно демонстрировали бы право Merck & Co, Inc. ссылаться на эти товарные знаки в ходе судебного разбирательства, кроме того, стороной, подавшей возражение, не доказан также тот факт, что дочерние компании обладают правом собственности на товарные знаки. Коллегия ВОИС, тем не менее, считает, что Merck & Co, Inc. имеет отношение к этим делам, так как по ее мнению эти дела не затрагивают прав сторон на товарные знаки.
В качестве отправного пункта Коллегия ВОИС справедливо отвергает мнение о том, что для того, чтобы успешно зарегистрировать общий домен высшего уровня, правообладатель товарного знака должен владеть регистрациями товарных знаков во всех странах мира. Если такая точка зрения будет принята, другая сторона сможет помешать владельцу товарного знака, имеющему регистрации в определенных, но не во всех странах, получить общий домен высшего уровня путем только регистрации соответствующего товарного знака в «неохваченных» странах.
Изучив простой список из восьми факторов с применением теста в соответствии с Единой политикой рассмотрения споров о доменных именах для того, чтобы определить, являются ли строки общих доменов высшего уровня сходными или тождественными с соответствующими товарными знаками, Коллегия ВОИС отклоняет возражения компании Merck & Co, Inc.
Тест в соответствии с Единой политикой рассмотрения споров о доменных именах требует простого визуального или слухового сравнения товарного знака с доменным именем, являющимся предметом спора, в результате чего соответствующий товарный знак должен быть узнаваемым в доменном имени. На основании этого теста Коллегия ВОИС сделала вывод, что товарный знак MERCK является определяющим фактором решения спора в отношении строки общего домена высшего уровня .merck, чтобы признать строку домена и товарный знак тождественными. В отношении строки домена .emerck — отмечая единственное различие между этими двумя случаями – Коллегия ВОИС комментирует, что префикс «е» уже давно признан как обозначение для товаров или услуг, реализуемых в электронном виде через Интернет и стал известен во всем мире как универсальный префикс, обозначающий деятельность, связанную с Интернетом. Следовательно, EMERCK можно было бы истолковать как «электронный» MERCK. Таким образом, Коллегия ВОИС признает строку домена .emerck сходной с товарным знаком MERCK.
Учитывая тот факт, что Merck KGaA является добросовестным пользователем знаков MERCK и EMERCK, использование которых не нарушает законного права компании Merck & Co, Inc. на свои товарные знаки, Коллегия ВОИС отклоняет возражения, поданные компанией Merck & Co, Inc. И несмотря на то, что Коллегия ВОИС отмечает, что оспариваемая строка домена может быть сходна до степени смешения с товарными знаками компании Merck & Co, Inc., необходимые меры, принятые компанией Merck KGaA, одна из которых, например, гео-направленность, возможно, и будут создавать, какую-то путаницу, но не большую, чем любая другая путаница, возникающая в результате использования двумя схожими компаниями одного сходного товарного знака в результате общей истории деятельности.
Во многих случаях, где возникали новые споры в отношении общих доменов высшего уровня, Процедура разрешения разногласий закончилась отклонением возражений правового характера. В этом смысле дела в отношении .merck и .emerck не являются исключением. Тем не менее, дела по доменам .merck и .emerck являются одними из первых, в которых оспариваются несловарные термины (в отличие, например, от .tunes- мелодии, .home-дом и .express-экспресс). Хотя отклонение возражений может частично объясняться общей истории компаний Merck & Co, Inc. и Merck KGaA, будет интересно посмотреть, станут ли в будущем тенденцией случаи оспаривания несловарных строк общих доменов высшего уровня.
Статья была опубликована в блоге MARQUES CLASS 46.
Авторы: Дениз Вердулд и Джино ван Роуен
www.zuykov.ru/news/277
Обе компании Merck KGaA и Merck & Ко, Inc. являются фармацевтическими и имеют общую историю. Merck & Co, Inc. была когда-то основана как дочерняя компания Merck KGaA. Когда Merck & Co, Inc. стала независимой, между сторонами были заключены соглашения о мирном сосуществовании в отношении товарных знаков.
Обе стороны имеют регистрации словесного товарного знака ‘MERCK’. Дочерние компании фирмы Merck & Co, Inc. являются правообладателями американских и канадских словесных знаков ‘MERCK’, которые зарегистрированы, в частности, для фармацевтической продукции. Merck KGaA владеет регистрациями словесного товарного знака ‘MERCK’ в различных странах по всему миру, за исключением — как указано в соглашениях о мирном сосуществовании — США и Канады. Merck KGaA также владеет в разных странах несколькими регистрациями товарных знаков, включающих слово «EMERCK».
Merck & Co, Inc. утверждала, что строки доменов общего уровня .merck и .emerck сходны до степени смешения с зарегистрированными ею словесными товарными знаками «MERCK» и, следовательно, подтверждают нарушение ее прав на эти знаки. Использование оспариваемых строк доменов общего уровня компанией Merck KGaA нанесло бы непоправимый вред значительному брендовому капиталу, созданному компанией Merck & Co, Inc. благодаря товарным знакам ‘MERCK’, и данное использование не может быть предотвращено путем наложения географических ограничений, которые давали бы сторонам возможность регистрации доменных имен и доступа к сайтам в пределах строк общих доменов высшего уровня только за пределами Северной Америки.
Merck KGaA, однако, утверждает, что это так называемая гео-направленность дает возможность избежать путаницы, так как она уже в настоящее время демонстрирует это переадресацией североамериканских интернет-пользователей, пытающихся осуществить доступ к контентам веб-сайтов, на которых заявитель идентифицируется как ‘Merck’. Кроме того, Merck & Co, Inc. зарегистрировала различные доменные имена, включающие слово ‘merck’, которые не имеют географических ограничений, что нарушает права компании Merck KGaA на товарный знак, зарегистрированный за пределами Северной Америки.
В своих заключениях Коллегия ВОИС в первую очередь учитывает, имеет ли отношение Merck & Co, Inc. к этим разбирательствам, так как она ссылается, главным образом, на товарные знаки, принадлежащие ее дочерним компаниям. Не были поданы на регистрацию лицензионные соглашения, которые наглядно демонстрировали бы право Merck & Co, Inc. ссылаться на эти товарные знаки в ходе судебного разбирательства, кроме того, стороной, подавшей возражение, не доказан также тот факт, что дочерние компании обладают правом собственности на товарные знаки. Коллегия ВОИС, тем не менее, считает, что Merck & Co, Inc. имеет отношение к этим делам, так как по ее мнению эти дела не затрагивают прав сторон на товарные знаки.
В качестве отправного пункта Коллегия ВОИС справедливо отвергает мнение о том, что для того, чтобы успешно зарегистрировать общий домен высшего уровня, правообладатель товарного знака должен владеть регистрациями товарных знаков во всех странах мира. Если такая точка зрения будет принята, другая сторона сможет помешать владельцу товарного знака, имеющему регистрации в определенных, но не во всех странах, получить общий домен высшего уровня путем только регистрации соответствующего товарного знака в «неохваченных» странах.
Изучив простой список из восьми факторов с применением теста в соответствии с Единой политикой рассмотрения споров о доменных именах для того, чтобы определить, являются ли строки общих доменов высшего уровня сходными или тождественными с соответствующими товарными знаками, Коллегия ВОИС отклоняет возражения компании Merck & Co, Inc.
Тест в соответствии с Единой политикой рассмотрения споров о доменных именах требует простого визуального или слухового сравнения товарного знака с доменным именем, являющимся предметом спора, в результате чего соответствующий товарный знак должен быть узнаваемым в доменном имени. На основании этого теста Коллегия ВОИС сделала вывод, что товарный знак MERCK является определяющим фактором решения спора в отношении строки общего домена высшего уровня .merck, чтобы признать строку домена и товарный знак тождественными. В отношении строки домена .emerck — отмечая единственное различие между этими двумя случаями – Коллегия ВОИС комментирует, что префикс «е» уже давно признан как обозначение для товаров или услуг, реализуемых в электронном виде через Интернет и стал известен во всем мире как универсальный префикс, обозначающий деятельность, связанную с Интернетом. Следовательно, EMERCK можно было бы истолковать как «электронный» MERCK. Таким образом, Коллегия ВОИС признает строку домена .emerck сходной с товарным знаком MERCK.
Учитывая тот факт, что Merck KGaA является добросовестным пользователем знаков MERCK и EMERCK, использование которых не нарушает законного права компании Merck & Co, Inc. на свои товарные знаки, Коллегия ВОИС отклоняет возражения, поданные компанией Merck & Co, Inc. И несмотря на то, что Коллегия ВОИС отмечает, что оспариваемая строка домена может быть сходна до степени смешения с товарными знаками компании Merck & Co, Inc., необходимые меры, принятые компанией Merck KGaA, одна из которых, например, гео-направленность, возможно, и будут создавать, какую-то путаницу, но не большую, чем любая другая путаница, возникающая в результате использования двумя схожими компаниями одного сходного товарного знака в результате общей истории деятельности.
Во многих случаях, где возникали новые споры в отношении общих доменов высшего уровня, Процедура разрешения разногласий закончилась отклонением возражений правового характера. В этом смысле дела в отношении .merck и .emerck не являются исключением. Тем не менее, дела по доменам .merck и .emerck являются одними из первых, в которых оспариваются несловарные термины (в отличие, например, от .tunes- мелодии, .home-дом и .express-экспресс). Хотя отклонение возражений может частично объясняться общей истории компаний Merck & Co, Inc. и Merck KGaA, будет интересно посмотреть, станут ли в будущем тенденцией случаи оспаривания несловарных строк общих доменов высшего уровня.
Статья была опубликована в блоге MARQUES CLASS 46.
Авторы: Дениз Вердулд и Джино ван Роуен
www.zuykov.ru/news/277
Нет комментариев