Сергей Зуйков → Особенности доказывания использования товарного знака правообладателем по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет».
Институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака служит распространенным средством защиты интересов заявителей в ситуациях, когда в процессе экспертизы заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, выявляется тождественный или сходный до степени смешения товарный знак третьего лица.
Основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в судебном порядке является недоказанность правообладателем использования товарного знака в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.
Использование товарного знака в рамках системного анализа положений статей 1484 и 1486 ГК РФ, с юридической точки зрения, является обязанностью правообладателя и служит инструментом для обеспечения реального функционирования товарных знаков в гражданском обороте (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.09.2013 № 5793/13).
Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе товарного знака. В этой связи, правообладателю необходимо представить доказательства реального использования товарного знака. Однако на практике это удается не всегда.
В этой связи, при доказывании использования товарного знака в оспариваемый трехлетний период правообладателю следует учитывать следующие обстоятельства.
Как неоднократно отмечалось в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам, в делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором указанные товары или услуги названы в свидетельстве на товарный знак (Постановления Президиума СИП от 17.02.2017 по делу № СИП-207/2016, от 14.09.2017 по делу № СИП-165/2016).
При этом, в отличие от установления обстоятельств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, при анализе перечня товаров, в отношении которых доказывается использование товарного знака правообладателем, однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015).
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации (Определение от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу №СИП-530/2014), при доказывании использования товарного знака однородность может учитываться применительно к широко известным товарным знакам. Для реализации такого подхода правообладателю необходимо не только представить доказательства использования товарного знака, но и доказать широкую известность товарного знака «не абстрактно, а в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых товарный знак фактически не используется, таким образом, чтобы широкая известность товарного знака при его использовании в отношении конкретных товаров распространялась в глазах потребителей на иные товары, в отношении которых товарный знак не используется».
Для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. При этом перечень способов использования товарного знака является открытым и, таким образом, допускает использование товарного знака при введении в гражданский оборот товаров совместно с другими товарами (Постановление Президиума СИП от 12.02.2018 по делу № СИП-372/2018).
Для целей признания товарного знака используемым по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, в законе не содержится требования о том, чтобы товарный знак размещался непосредственно на товаре, вводимом в гражданский оборот. Принимая во внимание, что размещение товарного знака непосредственно на оказываемых услугах невозможно, при доказывании факта использования товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг, для которых он зарегистрирован, правообладатель товарного знака (знака обслуживания) должен представить доказательства индивидуализации указанным обозначением фактически оказываемых услуг.
В случае если товарный знак используется, к примеру, на вывеске в месте оказания услуг, такое использование следует квалифицировать как использование товарного знака для индивидуализации этих услуг (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2018 по делу № СИП-379/2017).
При доказывании использования товарного знака представление доказательств факта заключения лицензионных договоров, в соответствии с которыми третьим лицам предоставляется право использования товарного знака, не является достаточным в отсутствие подтверждения введения таких товаров в гражданский оборот:
«Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака (знака обслуживания) правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара (услуги) в гражданский оборот.
Таким образом, самого по себе факта заключения лицензионных договоров на использование товарного знака в отношении товаров 28-го класса МКТУ «модели транспортных средств масштабные», без подтверждения непосредственного введения таких товаров в гражданский оборот, недостаточно для подтверждения использования товарного знака для целей применения статьи 1486 ГК РФ» (Постановление Президиума СИП от 19.04.2018 по делу № СИП-412/2017).
Непредставление правообладателем в материалы дела «доказательств исполнения лицензиатом обязанности по выплате вознаграждения лицензиару не может свидетельствовать о неиспользовании спорных товарных знаков, поскольку в доказывании нуждается факт оказания услуг, а не факт оплаты». (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2018 по делу № СИП-379/2017).
Предоставление правообладателем доказательств, подтверждающих использование словесного обозначения в виде строчных, а не прописных букв, не может свидетельствовать о «нетождественности» используемого и зарегистрированного обозначений и, как следствие, не может свидетельствовать о неиспользовании спорного товарного знака (Постановление Президиума СИП от 09.02.2018 по делу № СИП-362/2017).
Кроме того, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ, «использованием товарного знака признается, в том числе, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку» (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-335/2017).
Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака доказательства использования, представленные правообладателем, должны соответствовать следующим условиям:
-использование товарного знака в отношении тех товаров и/или услуг МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;
-введение в гражданский оборот и доведение до потребителя товаров, маркированных товарным знаком;
-использование товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован (Постановление Президиума СИП от 25.02.2019 по делу №СИП-337/2018).
-использование товарного знака в оспариваемый трехлетний период.
Принимая во внимание, что Суд по интеллектуальным правам является специализированным судебным органом, решения которого вступают в законную силу немедленно, у лиц, участвующих в деле, отсутствует возможность апелляционного обжалования, и, как следствие, отсутствует возможность пересмотра дела и представления доказательств. В этой связи, при рассмотрении дела в суде первой инстанции и при доказывании реального использования товарного знака правообладателю следует быть максимально осмотрительным.
Автор материала: Журид Ольга
Институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака служит распространенным средством защиты интересов заявителей в ситуациях, когда в процессе экспертизы заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, выявляется тождественный или сходный до степени смешения товарный знак третьего лица.
Основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в судебном порядке является недоказанность правообладателем использования товарного знака в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.
Использование товарного знака в рамках системного анализа положений статей 1484 и 1486 ГК РФ, с юридической точки зрения, является обязанностью правообладателя и служит инструментом для обеспечения реального функционирования товарных знаков в гражданском обороте (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.09.2013 № 5793/13).
Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе товарного знака. В этой связи, правообладателю необходимо представить доказательства реального использования товарного знака. Однако на практике это удается не всегда.
В этой связи, при доказывании использования товарного знака в оспариваемый трехлетний период правообладателю следует учитывать следующие обстоятельства.
Как неоднократно отмечалось в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам, в делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором указанные товары или услуги названы в свидетельстве на товарный знак (Постановления Президиума СИП от 17.02.2017 по делу № СИП-207/2016, от 14.09.2017 по делу № СИП-165/2016).
При этом, в отличие от установления обстоятельств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, при анализе перечня товаров, в отношении которых доказывается использование товарного знака правообладателем, однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015).
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации (Определение от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу №СИП-530/2014), при доказывании использования товарного знака однородность может учитываться применительно к широко известным товарным знакам. Для реализации такого подхода правообладателю необходимо не только представить доказательства использования товарного знака, но и доказать широкую известность товарного знака «не абстрактно, а в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых товарный знак фактически не используется, таким образом, чтобы широкая известность товарного знака при его использовании в отношении конкретных товаров распространялась в глазах потребителей на иные товары, в отношении которых товарный знак не используется».
Для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. При этом перечень способов использования товарного знака является открытым и, таким образом, допускает использование товарного знака при введении в гражданский оборот товаров совместно с другими товарами (Постановление Президиума СИП от 12.02.2018 по делу № СИП-372/2018).
Для целей признания товарного знака используемым по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, в законе не содержится требования о том, чтобы товарный знак размещался непосредственно на товаре, вводимом в гражданский оборот. Принимая во внимание, что размещение товарного знака непосредственно на оказываемых услугах невозможно, при доказывании факта использования товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг, для которых он зарегистрирован, правообладатель товарного знака (знака обслуживания) должен представить доказательства индивидуализации указанным обозначением фактически оказываемых услуг.
В случае если товарный знак используется, к примеру, на вывеске в месте оказания услуг, такое использование следует квалифицировать как использование товарного знака для индивидуализации этих услуг (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2018 по делу № СИП-379/2017).
При доказывании использования товарного знака представление доказательств факта заключения лицензионных договоров, в соответствии с которыми третьим лицам предоставляется право использования товарного знака, не является достаточным в отсутствие подтверждения введения таких товаров в гражданский оборот:
«Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака (знака обслуживания) правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара (услуги) в гражданский оборот.
Таким образом, самого по себе факта заключения лицензионных договоров на использование товарного знака в отношении товаров 28-го класса МКТУ «модели транспортных средств масштабные», без подтверждения непосредственного введения таких товаров в гражданский оборот, недостаточно для подтверждения использования товарного знака для целей применения статьи 1486 ГК РФ» (Постановление Президиума СИП от 19.04.2018 по делу № СИП-412/2017).
Непредставление правообладателем в материалы дела «доказательств исполнения лицензиатом обязанности по выплате вознаграждения лицензиару не может свидетельствовать о неиспользовании спорных товарных знаков, поскольку в доказывании нуждается факт оказания услуг, а не факт оплаты». (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2018 по делу № СИП-379/2017).
Предоставление правообладателем доказательств, подтверждающих использование словесного обозначения в виде строчных, а не прописных букв, не может свидетельствовать о «нетождественности» используемого и зарегистрированного обозначений и, как следствие, не может свидетельствовать о неиспользовании спорного товарного знака (Постановление Президиума СИП от 09.02.2018 по делу № СИП-362/2017).
Кроме того, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ, «использованием товарного знака признается, в том числе, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку» (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-335/2017).
Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака доказательства использования, представленные правообладателем, должны соответствовать следующим условиям:
-использование товарного знака в отношении тех товаров и/или услуг МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;
-введение в гражданский оборот и доведение до потребителя товаров, маркированных товарным знаком;
-использование товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован (Постановление Президиума СИП от 25.02.2019 по делу №СИП-337/2018).
-использование товарного знака в оспариваемый трехлетний период.
Принимая во внимание, что Суд по интеллектуальным правам является специализированным судебным органом, решения которого вступают в законную силу немедленно, у лиц, участвующих в деле, отсутствует возможность апелляционного обжалования, и, как следствие, отсутствует возможность пересмотра дела и представления доказательств. В этой связи, при рассмотрении дела в суде первой инстанции и при доказывании реального использования товарного знака правообладателю следует быть максимально осмотрительным.
Автор материала: Журид Ольга
Нет комментариев