Сергей Зуйков → Право преждепользования - как использовать патент и не нарушать права патентообладателя
В развивающемся мире достаточно сложно придумать что-то новое и уникальное, разработать новую технологию или создать новый продукт. Однако, если посмотреть с другой стороны, то постоянное развитие производства побуждает к постоянному усовершенствованию технологического процесса.
Улучшая и модернизируя производство, у компаний стоит две основные задачи. Прежде всего это желание сохранить за собой право на созданный в результате модернизации объект интеллектуальной собственности. Эффективным способом сохранения за собой исключительного права является получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Патент не только позволяет использовать результат интеллектуальной деятельности, но и запрещать его использование третьим лицам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ «Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.»
Второй задачей при разработке новой технологии является стремление обезопасить себя от претензий со стороны третьих лиц, которые также идут в ногу с прогрессом и создают новые и уникальные технологии и продукты.
Если речь идет о прорыве в науке и создании чего-то выдающегося и фундаментального, тогда можно предположить, что гениальная идея пришла в голову одновременно нескольким ученым. В качестве примера можно вспомнить о величайшем изобретении конца XIX века — открытие Поповым и Маркони электромагнитного излучения, которое было положено в основу действия радиотелеграфов.
Допуская возможность создания в одно время разными людьми одной и той же технологии, устройства, продукта, законодателем предусмотрена возможность использования результата интеллектуальной деятельности авторами параллельно друг от друга.
В соответствии со пунктом 1 статьи 1361 ГК РФ «Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).»
Право преждепользования может возникнуть у автора, который создал и добросовестно использовал техническое решение ранее даты приоритета запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Как правило, вопрос о праве преждепользования возникает тогда, когда патентообладатель обращается в суд за защитой исключительного права. Так в случае предъявления претензий о запрете ввода в гражданский оборот продукции, в которой использовано запатентованное изобретение, полезная модель или промышленный образец, автор спорного технического решения вправе подать встречный иск о признании права преждепользования. Удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска.
Встречный иск о признании права преждепользования может быть подан до принятия судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. Встречный иск рассматривается с первоначальным иском совместно, их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.
На практике случаи отказа в удовлетворении требования о защите исключительного права на запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец и об удовлетворении встречного иска о преждепользовании очень малы. В качестве примера могут быть проанализированы два судебных дела, по результатам рассмотрения которых приняты следующие судебные акты.
Апелляционное определение Свердловского областного суда от 21.03.2017 по делу № 33-4157/2017.
Истец обратился в суд с иском, в котором указал, что является обладателем исключительного права в отношении полезной модели. Ответчик использует указанную полезную модель без разрешения истца в своей производственной деятельности, изготавливая приводы для штанговых скважинных насосов типа ПШСНГ.
На основании изложенного были заявлены требования об обязании ответчика прекратить нарушение исключительного права, уничтожить установки (опоры), на которых размещен привод ПШСНГ, взыскать компенсацию за нарушение исключительного права.
Проверив доводы истца об использовании ответчиком при производстве привода ПШСНГ каждого признака независимого пункта формулы полезной модели, суд пришел к выводу об их обоснованности, установив на основании материалов дела, что такое использование подтверждено конструкторской документацией.
Ответчик с иском не согласился, предъявил встречный иск, в котором просил признать за ним право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования) на техническое решение, содержащееся в патенте на полезную модель. При этом ответчик указал, что для использования в собственной продукции им разработана сварная конструкция, которая обеспечивает соосность штока силового гидроцилиндра со штоком глубинного насоса, до даты приоритета полезной модели разработана и утверждена техническая документация, проведены опытно-промышленные испытания, получен сертификат соответствия.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении первоначального иска отказано, за ответчиком признано право преждепользования на техническое решение, содержащееся в патенте на полезную модель в определенном количестве штук в год без расширения производства. Суд апелляционной инстанции подтвердил правомерность принято судебного акта.
Как отмечено судом апелляционной инстанции, добросовестное использование обществом спорного решения в своей деятельности и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, то есть в данном случае на истце. Доказательств этому истцом не представлено.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2016 по делу № А40-110383/14.
Судом рассмотрено дело по иску о признании незаконным использования ответчиками полезной модели, обязании ответчиков прекратить использование указанной полезной модели без разрешения правообладателя.
Из материалов дела следует, что истцу принадлежит исключительное право на полезную модель «ТРУБОПРОВОД», патентом Российской Федерации № 136827, дата приоритета 05.04.2013, дата выдачи — 20.01.2014.
Основанием для предъявления первоначального иска послужил факт производства работ Ответчиком 2 по заказу Ответчика 1 по реконструкции Ново-Люберецкого канализационного канала в период с сентября 2013 года до момента предъявления иска, в ходе которых были использованы кольца канала из полимерного бетона, которые содержат каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте истца по патенту № 136827 формулы полезной модели. Данный вывод нашел подтверждение в заключении судебной патентно-технической экспертизы.
Ответчиком 1 заявлен встречный иск о признании права преждепользования. Встречные исковые требования мотивированы тем, что реконструкция Ново-Люберецкого канализационного канала начата задолго до даты приоритета полезной модели истца путем реализации созданного независимо от авторов полезной модели тождественного решения — технологии инженерных систем фирмы «Tauber Rohrbau» с использованием полимербетонных блоков производства указанной компании — так называемой технологии ЛокПайп, в силу чего Ответчик 1 сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование указанного тождественного решения (право преждепользования).
Ответчик 1 — АО «Мосводоканал», является единственным правопреемником МГУП «Мосводоканал».
МГУП «Мосводоканал» осуществило мероприятия по подготовке реконструкции Ново-Люберецкого канала на участке между камерами К58-К48, для чего Управлением капитального строительства гидротехнических сооружений МГУП «Мосводоканал» были получены технические условия на реконструкцию данного участка трубопровода. В технических условиях содержится требование предусмотреть разработку проектно-сметной документации на реконструкцию с применением метода «полимербетон».
В 2008 году между МГУП «Мосводоканал» и проектной организацией ООО «Институт «Каналстройпроект» заключен договор подряда на разработку проектно-сметной документации по проведению реконструкции Ново-Люберецкого канализационного канала на участке К58 — К48. Одновременно для исполнения этих проектных работ МГУП «Мосводоканал» выдало задание на проектирование в соответствии с техническими условиями.
В соответствии с Общей пояснительной запиской к рабочему проекту, разработанному ООО «Институт «Каналстройпроект» в 2008 году, «обделка коллекторного тоннеля представляет собой отдельные полимеркварцитные кольца, состоящие из трех одинаковых сегментов. Сегменты соединяются между собой канавками и выступами на клеевой основе, образуя, таким образом, статически устойчивое кольцо» (пункт 1.2 Раздела «Проектные решения», стр. 5 проекта). Длина реконструируемой трассы, как следует из информации, содержащейся на стр. 6 Общей пояснительной записки, составляет d = 2480 мм -2559,5 м, d = 200 мм-39 м, в общем — 2598,5 м.
Полезная модель по патенту № 136827 охраняется в объеме формулы, независимый пункт которой следующий «Трубопровод, образованный соединенными на стационарной позиции пластинами в форме сегментов полого цилиндра, отличающийся тем, что пластины в форме сегментов полого цилиндра выполнены из полимербетона.»
Проведенный сравнительный анализ позволил суду прийти к выводу о том, что проектная документация, разработанная по заданию Ответчика 1, предусматривает использование технического решения, тождественного полезной модели по патенту № 136827, а метод реконструкции участка К58-К48 Ново-Люберецкого канала идентичен ранее примененной технологии при реконструкции экспериментального участка данного трубопровода.
На основании изложенных фактических обстоятельств суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что Ответчик 1 осуществил необходимые приготовления, а также применил (при реконструкции экспериментального участка Ново-Люберецкого канализационного коллектора в интервале Т83 — К58) запатентованную ООО «Поликварцит» технологию задолго до даты приоритета (05.04.2013).
Право преждепользования возникает при условии, что использование началось или к нему сделаны необходимые приготовления на территории Российской Федерации до даты приоритета патента.
Суд первой инстанции указал, что добросовестное использование Ответчиком 1 «Мосводоканал» при реконструкции Ново-Люберецкого канализационного канала технического решения, идентичного запатентованному, и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2016 в удовлетворении первоначального иска отказано, встречный иск удовлетворен. Правомерность решения подтверждена судом апелляционной инстанции.
Источник: https://zuykov.com/ru/about/articles/2019/07/30/pravo-prezhdepolzovaniya-kak-ispolzovat-patent-i-n/
Улучшая и модернизируя производство, у компаний стоит две основные задачи. Прежде всего это желание сохранить за собой право на созданный в результате модернизации объект интеллектуальной собственности. Эффективным способом сохранения за собой исключительного права является получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Патент не только позволяет использовать результат интеллектуальной деятельности, но и запрещать его использование третьим лицам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ «Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.»
Второй задачей при разработке новой технологии является стремление обезопасить себя от претензий со стороны третьих лиц, которые также идут в ногу с прогрессом и создают новые и уникальные технологии и продукты.
Если речь идет о прорыве в науке и создании чего-то выдающегося и фундаментального, тогда можно предположить, что гениальная идея пришла в голову одновременно нескольким ученым. В качестве примера можно вспомнить о величайшем изобретении конца XIX века — открытие Поповым и Маркони электромагнитного излучения, которое было положено в основу действия радиотелеграфов.
Допуская возможность создания в одно время разными людьми одной и той же технологии, устройства, продукта, законодателем предусмотрена возможность использования результата интеллектуальной деятельности авторами параллельно друг от друга.
В соответствии со пунктом 1 статьи 1361 ГК РФ «Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).»
Право преждепользования может возникнуть у автора, который создал и добросовестно использовал техническое решение ранее даты приоритета запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Как правило, вопрос о праве преждепользования возникает тогда, когда патентообладатель обращается в суд за защитой исключительного права. Так в случае предъявления претензий о запрете ввода в гражданский оборот продукции, в которой использовано запатентованное изобретение, полезная модель или промышленный образец, автор спорного технического решения вправе подать встречный иск о признании права преждепользования. Удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска.
Встречный иск о признании права преждепользования может быть подан до принятия судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. Встречный иск рассматривается с первоначальным иском совместно, их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.
На практике случаи отказа в удовлетворении требования о защите исключительного права на запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец и об удовлетворении встречного иска о преждепользовании очень малы. В качестве примера могут быть проанализированы два судебных дела, по результатам рассмотрения которых приняты следующие судебные акты.
Апелляционное определение Свердловского областного суда от 21.03.2017 по делу № 33-4157/2017.
Истец обратился в суд с иском, в котором указал, что является обладателем исключительного права в отношении полезной модели. Ответчик использует указанную полезную модель без разрешения истца в своей производственной деятельности, изготавливая приводы для штанговых скважинных насосов типа ПШСНГ.
На основании изложенного были заявлены требования об обязании ответчика прекратить нарушение исключительного права, уничтожить установки (опоры), на которых размещен привод ПШСНГ, взыскать компенсацию за нарушение исключительного права.
Проверив доводы истца об использовании ответчиком при производстве привода ПШСНГ каждого признака независимого пункта формулы полезной модели, суд пришел к выводу об их обоснованности, установив на основании материалов дела, что такое использование подтверждено конструкторской документацией.
Ответчик с иском не согласился, предъявил встречный иск, в котором просил признать за ним право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования) на техническое решение, содержащееся в патенте на полезную модель. При этом ответчик указал, что для использования в собственной продукции им разработана сварная конструкция, которая обеспечивает соосность штока силового гидроцилиндра со штоком глубинного насоса, до даты приоритета полезной модели разработана и утверждена техническая документация, проведены опытно-промышленные испытания, получен сертификат соответствия.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении первоначального иска отказано, за ответчиком признано право преждепользования на техническое решение, содержащееся в патенте на полезную модель в определенном количестве штук в год без расширения производства. Суд апелляционной инстанции подтвердил правомерность принято судебного акта.
Как отмечено судом апелляционной инстанции, добросовестное использование обществом спорного решения в своей деятельности и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, то есть в данном случае на истце. Доказательств этому истцом не представлено.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2016 по делу № А40-110383/14.
Судом рассмотрено дело по иску о признании незаконным использования ответчиками полезной модели, обязании ответчиков прекратить использование указанной полезной модели без разрешения правообладателя.
Из материалов дела следует, что истцу принадлежит исключительное право на полезную модель «ТРУБОПРОВОД», патентом Российской Федерации № 136827, дата приоритета 05.04.2013, дата выдачи — 20.01.2014.
Основанием для предъявления первоначального иска послужил факт производства работ Ответчиком 2 по заказу Ответчика 1 по реконструкции Ново-Люберецкого канализационного канала в период с сентября 2013 года до момента предъявления иска, в ходе которых были использованы кольца канала из полимерного бетона, которые содержат каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте истца по патенту № 136827 формулы полезной модели. Данный вывод нашел подтверждение в заключении судебной патентно-технической экспертизы.
Ответчиком 1 заявлен встречный иск о признании права преждепользования. Встречные исковые требования мотивированы тем, что реконструкция Ново-Люберецкого канализационного канала начата задолго до даты приоритета полезной модели истца путем реализации созданного независимо от авторов полезной модели тождественного решения — технологии инженерных систем фирмы «Tauber Rohrbau» с использованием полимербетонных блоков производства указанной компании — так называемой технологии ЛокПайп, в силу чего Ответчик 1 сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование указанного тождественного решения (право преждепользования).
Ответчик 1 — АО «Мосводоканал», является единственным правопреемником МГУП «Мосводоканал».
МГУП «Мосводоканал» осуществило мероприятия по подготовке реконструкции Ново-Люберецкого канала на участке между камерами К58-К48, для чего Управлением капитального строительства гидротехнических сооружений МГУП «Мосводоканал» были получены технические условия на реконструкцию данного участка трубопровода. В технических условиях содержится требование предусмотреть разработку проектно-сметной документации на реконструкцию с применением метода «полимербетон».
В 2008 году между МГУП «Мосводоканал» и проектной организацией ООО «Институт «Каналстройпроект» заключен договор подряда на разработку проектно-сметной документации по проведению реконструкции Ново-Люберецкого канализационного канала на участке К58 — К48. Одновременно для исполнения этих проектных работ МГУП «Мосводоканал» выдало задание на проектирование в соответствии с техническими условиями.
В соответствии с Общей пояснительной запиской к рабочему проекту, разработанному ООО «Институт «Каналстройпроект» в 2008 году, «обделка коллекторного тоннеля представляет собой отдельные полимеркварцитные кольца, состоящие из трех одинаковых сегментов. Сегменты соединяются между собой канавками и выступами на клеевой основе, образуя, таким образом, статически устойчивое кольцо» (пункт 1.2 Раздела «Проектные решения», стр. 5 проекта). Длина реконструируемой трассы, как следует из информации, содержащейся на стр. 6 Общей пояснительной записки, составляет d = 2480 мм -2559,5 м, d = 200 мм-39 м, в общем — 2598,5 м.
Полезная модель по патенту № 136827 охраняется в объеме формулы, независимый пункт которой следующий «Трубопровод, образованный соединенными на стационарной позиции пластинами в форме сегментов полого цилиндра, отличающийся тем, что пластины в форме сегментов полого цилиндра выполнены из полимербетона.»
Проведенный сравнительный анализ позволил суду прийти к выводу о том, что проектная документация, разработанная по заданию Ответчика 1, предусматривает использование технического решения, тождественного полезной модели по патенту № 136827, а метод реконструкции участка К58-К48 Ново-Люберецкого канала идентичен ранее примененной технологии при реконструкции экспериментального участка данного трубопровода.
На основании изложенных фактических обстоятельств суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что Ответчик 1 осуществил необходимые приготовления, а также применил (при реконструкции экспериментального участка Ново-Люберецкого канализационного коллектора в интервале Т83 — К58) запатентованную ООО «Поликварцит» технологию задолго до даты приоритета (05.04.2013).
Право преждепользования возникает при условии, что использование началось или к нему сделаны необходимые приготовления на территории Российской Федерации до даты приоритета патента.
Суд первой инстанции указал, что добросовестное использование Ответчиком 1 «Мосводоканал» при реконструкции Ново-Люберецкого канализационного канала технического решения, идентичного запатентованному, и, соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2016 в удовлетворении первоначального иска отказано, встречный иск удовлетворен. Правомерность решения подтверждена судом апелляционной инстанции.
Источник: https://zuykov.com/ru/about/articles/2019/07/30/pravo-prezhdepolzovaniya-kak-ispolzovat-patent-i-n/
Нет комментариев