Сергей Зуйков → Признание товарного знака общеизвестным как преимущество в доменных спорах
Количество доменных споров растет изо дня в день. Возможно, это связано с тем, что бизнес, досуг, развлечения, образование занимают свою нишу в онлайн пространстве.
Лица, которые ведут свой бизнес в Интернете, стараются привлечь внимание к себе, создавая уникальные сайты, разрабатывая логотипы и придумывая название своего домена. И с этим как раз возникает основная проблема, и связана она с тем, что с одной стороны хочется, чтобы имя домена было уникально, узнаваемо, и по возможности отражало сферу деятельности его владельца. А с другой стороны имя домена не должно сильно отличаться от доменов прямых конкурентов, чтобы за счет невнимательности потребителей переманить их на свою сторону и отбирать у конкурентов их долю рынка.
При регистрации доменного имени никто не проверяет название на уникальность, экспертиза на сходство с названиями других доменов не проводится, тем более не проводится экспертиза на предмет возможности нарушения исключительного права третьего лица на товарный знак. Доменные имена могут отличаться от уже зарегистрированных доменных имен, например, одной буквой.
Так, желая максимально приблизить название своего домена к домену конкурента, и, тем самым, привлечь к себе внимание потребителей, бизнесмены не продумывают риск нарушения исключительного права третьего лица на товарный знак.
Правообладатель зарегистрированного товарного знака вправе использовать свой товарный знак любым, предусмотренным законом способом, в том числе в доменном имени.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») «Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
…
5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.»
В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ «Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.»
Приведенная норма права устанавливает критерии незаконного использования
используемое обозначение должно быть сходно до степени смешения с товарным знаком,
товары, для которых используется сходное обозначение, должны быть однородными тем товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак,
в результате использования сходного обозначения в отношении однородных товаров возникает вероятность смешения.
В пункте 1.1. постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров» указано, что «Кроме того, действия по регистрации доменного имени (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае также нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе регистрация доменного имени исходя из целей такой регистрации.
Если нарушением исключительного права признана именно регистрация доменного имени, судом может быть удовлетворено судом требование об аннулировании такой регистрации.»
Так, если правообладателем товарного знака выявлен сайт, на котором предлагаются к продаже однородные товары и в доменном имени которого используется сходное с зарегистрированным товарным знаком обозначение, то все достаточно просто – фиксация нарушения и обращение в суд с требованием о защите исключительного права на товарный знак в соответствии со статьей 1252 ГК РФ. О том, какие действия следует предпринимать правообладателю, какая ответственность может возникнуть за незаконное использование товарного знака в доменном имени и как правильно формулировать требования, мы неоднократно писали и останавливаться на этом подробно в настоящей статье нецелесообразно.
А что делать в той ситуации, когда доменное имя зарегистрировано, но сайта с таким названием нет. То есть нет предложения к продаже товаров, которые могли бы быть признаны однородным с товарами, приведенными в перечне товарного знака. С одной стороны, использования нет, соответственно, нет смешения. Но с другой стороны правообладатель не может использовать свой товарный знак в доменном имени, не может запустить свой сайт и продвигать свои товары.
В такой ситуации, заявляя требования о защите исключительного права на товарный знак, можно приводить основания о недобросовестности действий лица, зарегистрировавшего на свое имя домен. Доменное имя подлежит изменению при соблюдении совокупности следующих критериев:
спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;
у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;
спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.
Существует позиция, что сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительного права и противоречит требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий частным обычаям в промышленных и торговых делах.
Действия по регистрации доменного имени создают угрозу нарушения исключительного права на товарный знак, поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право у администратора использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации и к любым товарам, в том числе, однородным товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, и одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя правообладателя товарного знака.
Факт того, что доменное имя не используется для продвижения тех товаров, которые включены в область охраны товарного знака, то есть однородных товаров, не имеет правового значения для рассмотрения судом спора. При подаче искового заявление истцу надлежит обосновать недобросовестность действий ответчика по регистрации доменного имени.
Исключить необходимость обоснования недобросовестности, доказывания ведения истцом аналогичной деятельности и продвижения однородных товаров позволяет общеизвестный товарный знак. Это особенный «статус», дающий преимущества правообладателю.
Для того, чтобы зарегистрировать общеизвестный товарный знак, необходимо его длительное время использовать для индивидуализации товаров. Лицо, считающее, что его товарный знак является общеизвестным в Российской Федерации, вправе подать заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Лицу, считающему свой товарный знак общеизвестным, надлежит доказать, что этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.
Основные преимущества общеизвестного товарного знака заключаются в том, что правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно и распространяется на неоднородные товары.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1508 ГК РФ «Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.»
Согласно приведенной норме права, правовая охрана общеизвестного товарного знака позволяет запрещать использование тождественных ему или сходным с ним обозначений иным лицам в отношении товаров и услуг, не однородных тем, в отношении которых товарный знак признан общеизвестным.
Данная позиция нашла подтверждение в судебной практике и обобщена в упомянутом выше постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам (пункт 1.1. утвержденной судом справки) и в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации» (пункт 158) «Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.»
В этой связи, признание товарного знака общеизвестным дает определенные преимущества его правообладателю, в частности, при защите своего исключительного права в суде.
Источник: https://zuykov.com/ru/about/articles/2019/09/27/priznanie-tovarnogo-znaka-obsheizvestnym-kak-preim/
Лица, которые ведут свой бизнес в Интернете, стараются привлечь внимание к себе, создавая уникальные сайты, разрабатывая логотипы и придумывая название своего домена. И с этим как раз возникает основная проблема, и связана она с тем, что с одной стороны хочется, чтобы имя домена было уникально, узнаваемо, и по возможности отражало сферу деятельности его владельца. А с другой стороны имя домена не должно сильно отличаться от доменов прямых конкурентов, чтобы за счет невнимательности потребителей переманить их на свою сторону и отбирать у конкурентов их долю рынка.
При регистрации доменного имени никто не проверяет название на уникальность, экспертиза на сходство с названиями других доменов не проводится, тем более не проводится экспертиза на предмет возможности нарушения исключительного права третьего лица на товарный знак. Доменные имена могут отличаться от уже зарегистрированных доменных имен, например, одной буквой.
Так, желая максимально приблизить название своего домена к домену конкурента, и, тем самым, привлечь к себе внимание потребителей, бизнесмены не продумывают риск нарушения исключительного права третьего лица на товарный знак.
Правообладатель зарегистрированного товарного знака вправе использовать свой товарный знак любым, предусмотренным законом способом, в том числе в доменном имени.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») «Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
…
5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.»
В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ «Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.»
Приведенная норма права устанавливает критерии незаконного использования
используемое обозначение должно быть сходно до степени смешения с товарным знаком,
товары, для которых используется сходное обозначение, должны быть однородными тем товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак,
в результате использования сходного обозначения в отношении однородных товаров возникает вероятность смешения.
В пункте 1.1. постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров» указано, что «Кроме того, действия по регистрации доменного имени (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае также нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе регистрация доменного имени исходя из целей такой регистрации.
Если нарушением исключительного права признана именно регистрация доменного имени, судом может быть удовлетворено судом требование об аннулировании такой регистрации.»
Так, если правообладателем товарного знака выявлен сайт, на котором предлагаются к продаже однородные товары и в доменном имени которого используется сходное с зарегистрированным товарным знаком обозначение, то все достаточно просто – фиксация нарушения и обращение в суд с требованием о защите исключительного права на товарный знак в соответствии со статьей 1252 ГК РФ. О том, какие действия следует предпринимать правообладателю, какая ответственность может возникнуть за незаконное использование товарного знака в доменном имени и как правильно формулировать требования, мы неоднократно писали и останавливаться на этом подробно в настоящей статье нецелесообразно.
А что делать в той ситуации, когда доменное имя зарегистрировано, но сайта с таким названием нет. То есть нет предложения к продаже товаров, которые могли бы быть признаны однородным с товарами, приведенными в перечне товарного знака. С одной стороны, использования нет, соответственно, нет смешения. Но с другой стороны правообладатель не может использовать свой товарный знак в доменном имени, не может запустить свой сайт и продвигать свои товары.
В такой ситуации, заявляя требования о защите исключительного права на товарный знак, можно приводить основания о недобросовестности действий лица, зарегистрировавшего на свое имя домен. Доменное имя подлежит изменению при соблюдении совокупности следующих критериев:
спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;
у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;
спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.
Существует позиция, что сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительного права и противоречит требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий частным обычаям в промышленных и торговых делах.
Действия по регистрации доменного имени создают угрозу нарушения исключительного права на товарный знак, поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право у администратора использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации и к любым товарам, в том числе, однородным товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, и одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя правообладателя товарного знака.
Факт того, что доменное имя не используется для продвижения тех товаров, которые включены в область охраны товарного знака, то есть однородных товаров, не имеет правового значения для рассмотрения судом спора. При подаче искового заявление истцу надлежит обосновать недобросовестность действий ответчика по регистрации доменного имени.
Исключить необходимость обоснования недобросовестности, доказывания ведения истцом аналогичной деятельности и продвижения однородных товаров позволяет общеизвестный товарный знак. Это особенный «статус», дающий преимущества правообладателю.
Для того, чтобы зарегистрировать общеизвестный товарный знак, необходимо его длительное время использовать для индивидуализации товаров. Лицо, считающее, что его товарный знак является общеизвестным в Российской Федерации, вправе подать заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Лицу, считающему свой товарный знак общеизвестным, надлежит доказать, что этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.
Основные преимущества общеизвестного товарного знака заключаются в том, что правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно и распространяется на неоднородные товары.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1508 ГК РФ «Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.»
Согласно приведенной норме права, правовая охрана общеизвестного товарного знака позволяет запрещать использование тождественных ему или сходным с ним обозначений иным лицам в отношении товаров и услуг, не однородных тем, в отношении которых товарный знак признан общеизвестным.
Данная позиция нашла подтверждение в судебной практике и обобщена в упомянутом выше постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам (пункт 1.1. утвержденной судом справки) и в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации» (пункт 158) «Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.»
В этой связи, признание товарного знака общеизвестным дает определенные преимущества его правообладателю, в частности, при защите своего исключительного права в суде.
Источник: https://zuykov.com/ru/about/articles/2019/09/27/priznanie-tovarnogo-znaka-obsheizvestnym-kak-preim/
Нет комментариев