Сергей Зуйков → Проблемы при обеспечении соблюдения прав на промышленные образцы
Поставив перед собой задачу, создать уникальный внешний вид изделия, можно долго думать, творить, воплощать, и в результате может быть разработан уникальный дизайн. На этом этапе автору кажется, что самое сложное уже позади, ведь цель достигнута и поставленная задача выполнена.
Однако, как правило, дизайн создается не для последующего созерцания, а для его использования в той или иной деятельности, что порождает следующую задачу – оформить права на созданный дизайн.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ «В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.»
В соответствии со статье 1346 ГК РФ «На территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.»
По сути ничего сложного нет, необходимо просто правильно оформить заявку, в которой должен быть указан заявитель (лицо, на чье имя испрашивается патент), автор, внешний вид изделий и иные немаловажные параметры. В случае выдачи патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента на промышленный образец, включающие имя автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового), имя или наименование патентообладателя, название промышленного образца и изображение изделия, дающие полное представление о всех существенных признаках промышленного образца. И именно этими сведениями можно руководствоваться при последующей реализации исключительного права на промышленный образец.
При подаче заявки, указывая лицо, на чье имя будет выдан патент, необходимо учитывать то, что по общему правилу первоначально право на получение патента на промышленный образец принадлежит автору (пункт 1 статьи 1357 ГК РФ).
Право на получение патента на промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору (пункт 2 статьи 1357 ГК РФ).
Законодательством установлено, у какого лица, при тех или иных обстоятельствах, в первую очередь возникает право на получение патента. В качестве примера могут быть рассмотрены следующие положения:
Промышленный образец, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный промышленный образец) – исключительное право на служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю (статья 1370 ГК РФ).
Промышленный образец, созданный при выполнении работ по договору -право на получение патента и исключительное право на промышленный образец, созданные при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, принадлежат подрядчику (исполнителю) (статья 1371 ГК РФ).
Промышленный образец, созданный по заказу — право на получение патента и исключительное право на промышленный образец, созданный по договору, предметом которого было его создание (по заказу), принадлежат заказчику (статья 1372 ГК РФ).
Промышленный образец, созданный при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту — право на получение патента и исключительное право на промышленный образец, созданный при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю) (статья 1373 ГК РФ).
Вместе с тем, законодательством предусмотрена возможность для автора и работодателя / заказчика установить иные условия получения права быть указанным в качестве патентообладателя. Такие условия могут быть закреплены в трудовом или ином гражданско-правовом договоре.
При подаче заявки и проведении по ней экспертизы основания, по которым в качестве будущего патентообладателя указан не автор промышленного образца, не проверяются. Это остается на страх и риск патентообладателя.
К вопросу о выборе будущего патентообладателя необходимо подходить с должной осмотрительностью, поскольку неправильное указание патентообладателя может повлечь за собой признание патента недействительным.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1398 ГК РФ «Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях: …
5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.»
В соответствии с пунктом 2 статьи 1398 ГК РФ «Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 — 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи.»
Спор о признании патента недействительным подлежит рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам. В случае, если суд признает требования обоснованными, патент может быть признан недействительным полностью. Также, если суд посчитает, что право на получение патента есть у автора, то решением может обязать федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдать новый патент. В таком случае, номер у патента будет другой, но сохранится дата приоритета.
Признание патента недействительным это, безусловно, риск, для патентообладателя. В этой связи для минимизации риска, прежде чем подавать заявку на выдачу патента может быть рекомендовано убедиться в том, что правоотношения с автором урегулированы, права на получение патента получены.
Однако, признание патента недействительным может использоваться как уловка для прекращения действия договоров о распоряжении исключительным правом, например, лицензионного договора или договора залога.
Рассмотрим следующую ситуацию. Есть патент на промышленный образец, обладателем исключительного права является ООО «Ромашка», автором является физическое лицо. С таким можно столкнуться каждый день.
ООО «Ромашка» заключило лицензионный договор с ООО «Янтарь» на весь срок действия исключительного права на промышленный образец. Лицензиат изготавливает изделие, внешний вид которого запатентован. За годы производства и продажи запатентованное изделие зарекомендовало себя на рынке и нашло своего покупателя. Производство и реализация налажена, лицензионное вознаграждение регулярно выплачивается патентообладателю.
Однако, обстоятельства могут сложиться таким образом, что ООО «Янтарь» будет вынуждено отказаться от использования промышленного образца и снять изделие с производства, дабы не нарушать исключительное право.
Такая ситуация может возникнуть тогда, когда по иску автора патент будет признан недействительным ввиду неправильного указания патентообладателя. Исковое заявление будет мотивировано тем, что автор право на получение патента не передавал. Патентообладатель в свою очередь не сможет представить доказательства обратного. В отношении добросовестности действий автора и патентообладателя история умалчивает.
Так, рассмотрев подобный спор, судом может быть принято решение, которым патент будет признан недействительным, и как результат, автор получит новый патент. Формально, промышленный образец тот же, и права на него охраняются. Но фактически патент и патентообладатель другие, никого отношения к взаимоотношениям между ООО «Ромашка» и ООО «Янтарь» в рамках лицензионного договора не имеют.
При такой ситуации ООО «Янтарь» может остаться не только без возможности производить изделие, но и не сможет вернуть лицензионные платежи.
В соответствии с пунктом 6 статьи 1398 ГК РФ «Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.»
В отношении данной нормы есть разъяснения, приведенные в пункте 141 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации» «Соответственно, с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие.
С учетом изложенного судам надлежит исходить из следующего.
В удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано.
В то же время лицензиар вправе требовать неуплаченных лицензионных платежей за соответствующий период.
Если патент признается недействительным в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, и выдается новый патент с указанием в нем надлежащего патентообладателя, лицензионные платежи, полученные ненадлежащим патентообладателем, учитываются при определении размера убытков, возмещения которых надлежащий патентообладатель может потребовать от ненадлежащего.»
Таким образом, предусмотренная законодательством возможность признания патента на промышленный образец недействительным по основанию неправильного указания патентообладателя, может быть использована в качестве механизма для вывода с рынка «раскрученного» товара с последующей передачей производства этого товара в руки подконтрольного лица.
В этой связи, не только патентообладателям нужно быть осмотрительными при оформлении исключительного права на промышленный образец, но и лицам, которые намерены использовать промышленный образец в своей хозяйственной деятельности.
Источник: https://zuykov.com/ru/about/articles/2019/11/21/problemy-pri-obespechenii-soblyudeniya-prav-na-pro/
Однако, как правило, дизайн создается не для последующего созерцания, а для его использования в той или иной деятельности, что порождает следующую задачу – оформить права на созданный дизайн.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ «В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.»
В соответствии со статье 1346 ГК РФ «На территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.»
По сути ничего сложного нет, необходимо просто правильно оформить заявку, в которой должен быть указан заявитель (лицо, на чье имя испрашивается патент), автор, внешний вид изделий и иные немаловажные параметры. В случае выдачи патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента на промышленный образец, включающие имя автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового), имя или наименование патентообладателя, название промышленного образца и изображение изделия, дающие полное представление о всех существенных признаках промышленного образца. И именно этими сведениями можно руководствоваться при последующей реализации исключительного права на промышленный образец.
При подаче заявки, указывая лицо, на чье имя будет выдан патент, необходимо учитывать то, что по общему правилу первоначально право на получение патента на промышленный образец принадлежит автору (пункт 1 статьи 1357 ГК РФ).
Право на получение патента на промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору (пункт 2 статьи 1357 ГК РФ).
Законодательством установлено, у какого лица, при тех или иных обстоятельствах, в первую очередь возникает право на получение патента. В качестве примера могут быть рассмотрены следующие положения:
Промышленный образец, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный промышленный образец) – исключительное право на служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю (статья 1370 ГК РФ).
Промышленный образец, созданный при выполнении работ по договору -право на получение патента и исключительное право на промышленный образец, созданные при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, принадлежат подрядчику (исполнителю) (статья 1371 ГК РФ).
Промышленный образец, созданный по заказу — право на получение патента и исключительное право на промышленный образец, созданный по договору, предметом которого было его создание (по заказу), принадлежат заказчику (статья 1372 ГК РФ).
Промышленный образец, созданный при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту — право на получение патента и исключительное право на промышленный образец, созданный при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю) (статья 1373 ГК РФ).
Вместе с тем, законодательством предусмотрена возможность для автора и работодателя / заказчика установить иные условия получения права быть указанным в качестве патентообладателя. Такие условия могут быть закреплены в трудовом или ином гражданско-правовом договоре.
При подаче заявки и проведении по ней экспертизы основания, по которым в качестве будущего патентообладателя указан не автор промышленного образца, не проверяются. Это остается на страх и риск патентообладателя.
К вопросу о выборе будущего патентообладателя необходимо подходить с должной осмотрительностью, поскольку неправильное указание патентообладателя может повлечь за собой признание патента недействительным.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1398 ГК РФ «Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях: …
5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.»
В соответствии с пунктом 2 статьи 1398 ГК РФ «Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 — 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи.»
Спор о признании патента недействительным подлежит рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам. В случае, если суд признает требования обоснованными, патент может быть признан недействительным полностью. Также, если суд посчитает, что право на получение патента есть у автора, то решением может обязать федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдать новый патент. В таком случае, номер у патента будет другой, но сохранится дата приоритета.
Признание патента недействительным это, безусловно, риск, для патентообладателя. В этой связи для минимизации риска, прежде чем подавать заявку на выдачу патента может быть рекомендовано убедиться в том, что правоотношения с автором урегулированы, права на получение патента получены.
Однако, признание патента недействительным может использоваться как уловка для прекращения действия договоров о распоряжении исключительным правом, например, лицензионного договора или договора залога.
Рассмотрим следующую ситуацию. Есть патент на промышленный образец, обладателем исключительного права является ООО «Ромашка», автором является физическое лицо. С таким можно столкнуться каждый день.
ООО «Ромашка» заключило лицензионный договор с ООО «Янтарь» на весь срок действия исключительного права на промышленный образец. Лицензиат изготавливает изделие, внешний вид которого запатентован. За годы производства и продажи запатентованное изделие зарекомендовало себя на рынке и нашло своего покупателя. Производство и реализация налажена, лицензионное вознаграждение регулярно выплачивается патентообладателю.
Однако, обстоятельства могут сложиться таким образом, что ООО «Янтарь» будет вынуждено отказаться от использования промышленного образца и снять изделие с производства, дабы не нарушать исключительное право.
Такая ситуация может возникнуть тогда, когда по иску автора патент будет признан недействительным ввиду неправильного указания патентообладателя. Исковое заявление будет мотивировано тем, что автор право на получение патента не передавал. Патентообладатель в свою очередь не сможет представить доказательства обратного. В отношении добросовестности действий автора и патентообладателя история умалчивает.
Так, рассмотрев подобный спор, судом может быть принято решение, которым патент будет признан недействительным, и как результат, автор получит новый патент. Формально, промышленный образец тот же, и права на него охраняются. Но фактически патент и патентообладатель другие, никого отношения к взаимоотношениям между ООО «Ромашка» и ООО «Янтарь» в рамках лицензионного договора не имеют.
При такой ситуации ООО «Янтарь» может остаться не только без возможности производить изделие, но и не сможет вернуть лицензионные платежи.
В соответствии с пунктом 6 статьи 1398 ГК РФ «Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.»
В отношении данной нормы есть разъяснения, приведенные в пункте 141 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации» «Соответственно, с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие.
С учетом изложенного судам надлежит исходить из следующего.
В удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано.
В то же время лицензиар вправе требовать неуплаченных лицензионных платежей за соответствующий период.
Если патент признается недействительным в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, и выдается новый патент с указанием в нем надлежащего патентообладателя, лицензионные платежи, полученные ненадлежащим патентообладателем, учитываются при определении размера убытков, возмещения которых надлежащий патентообладатель может потребовать от ненадлежащего.»
Таким образом, предусмотренная законодательством возможность признания патента на промышленный образец недействительным по основанию неправильного указания патентообладателя, может быть использована в качестве механизма для вывода с рынка «раскрученного» товара с последующей передачей производства этого товара в руки подконтрольного лица.
В этой связи, не только патентообладателям нужно быть осмотрительными при оформлении исключительного права на промышленный образец, но и лицам, которые намерены использовать промышленный образец в своей хозяйственной деятельности.
Источник: https://zuykov.com/ru/about/articles/2019/11/21/problemy-pri-obespechenii-soblyudeniya-prav-na-pro/
Нет комментариев