Сергей Зуйков → Критерии нарушения прав на секрет производства
К каждому из объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации, закрепленных в Гражданском кодексе Российской Федерации
(далее – ГК РФ, Кодекс), применяются свои критерии, на основании которых можно сделать вывод о том, являются ли действия нарушением прав интеллектуальной собственности или нет.
Чтобы определить эти критерии предлагаю обратиться к четвертой части Кодекса, в которой для каждого из охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в зависимости от особенностей этих объектов, предусмотрен свой набор способов их использования, относимых к исключительному праву.
При этом нарушением исключительного права, по общему правилу, является использование одним из способов, предусмотренных для конкретного объекта, совершенное без разрешения правообладателя.
Таким образом, для того, чтобы определить являются ли конкретные действия нарушением, необходимо сопоставить эти действия со способами использования, определенными для спорного объекта интеллектуальной собственности и установить было ли у предполагаемого нарушителя разрешение правообладателя.
В том случае если разрешения не было, то такие действия могут быть признаны нарушением исключительного права.
Так, например, для объектов авторского права предусмотрено, что запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, считается воспроизведением, которое является одним способов использования произведения.
Стоит отметить, что программа для ЭВМ или, как предложило Минобрнауки называть ее, подготовив поправки в четвертую часть Кодекса, – «компьютерная программа», также является объектом авторского права и охраняется как литературное произведение.
При этом мы понимаем, что, так называемая, «пиратская» версия компьютерной программы подразумевает под собой, что она получена пользователем в обход защиты, установленной правообладателем и без его разрешения.
В данной связи, если такая нелицензионная версия компьютерной программы была загружена и хранится в памяти компьютера, то такие действия, являющиеся способом использования объекта интеллектуальной собственности, совершенные без разрешения правообладателя, могут быть признаны нарушением исключительного прав.
Для полезных моделей, являющихся объектами патентного права, имеются свои критерии. Так, использованием полезной модели, считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель (подпункт 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ).
При этом в силу абзаца второго пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
Таким образом, для признания действий, нарушающими права на полезную модель, должна быть установлена совокупность условий, например: ввоз на территорию Российской Федерации продукции, в которой содержится каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
Относительно вопроса использования товарного знака и критериев его незаконного использования я углубляться не буду, поскольку они у каждого на слуху, и лишь отмечу, что в силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Теперь предлагаю рассмотреть как обстоят дела с критериями нарушений прав на секрет производства, и начну я, пожалуй, с определения, что же является секретом производства, который также принято называть ноу-хау.
При этом, что интересно, «ноу-хау» (от англ. know how — «знать, как») было впервые введено в обиход английской судебной практикой и изначально представляло собой выражение «to know how to do it» – знать, как это сделать. Впервые данный термин в знакомом нам виде «know how» был использован в американской судебной системе (дело «Дизенд против Д. Брауна» 1916 года).
Как следует из пункта 1 статьи 1465 ГК РФ, секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.
Мы видим, что определение секрета производства, приведенное статье 1465 Кодекса, содержит достаточно общее понятие, не раскрывающее сути того, что это за объект, поскольку ноу-хау – это сведения, причем сведения любого характера. Причем важно, что к таким сведениям не обязательно должны относиться только результаты интеллектуальной деятельности.
При этом важными критериями охраноспособности секрета производства являются:
действительная или потенциальная коммерческая ценность сведений;
неизвестность сведений третьим лицам;
принятие правообладателем разумных мер для соблюдения конфиденциальности этих сведений.
Теперь, согласно приведенным выше примерам, касающимся способов использования произведения, полезной модели товарного знака, предлагаю проанализировать статью Кодекса, в которой изложены способы использования секрета производства.
В статье 1466 ГК РФ указано, что обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений.
И это все???
Если мы обратимся к статье 1270 ГК РФ, в которой определены способы использования объектов авторского права, то в ней содержится 11 подпунктов, посвященных этому вопросу, которые занимают больше страницы печатного текста. В то время как в случае с секретом производства это всего лишь две с половиной строчки.
Вместе с тем не стоит отчаиваться, поскольку если мы обратимся к пункту 1 статьи 1472 ГК РФ, в котором закреплена ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства, то увидим, что нарушителем исключительного права на секрет производства может быть также признано лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии с пунктом 2 статьи 1468, пунктом 3 статьи 1469 или пунктом 2 статьи 1470 настоящего Кодекса.
Таким образом, мы можем уточнить, что для признания действий, нарушающими исключительное право на секрет производства, необходима совокупность условий, а именно: неправомерное получение сведений, составляющих секрет производства, и их разглашение или использование без разрешения правообладателя, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений.
При этом в пункте 2 статьи 1472 ГК РФ указано, что лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не несет ответственность в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
Более того, в силу пункта 2 статьи 1466 ГК РФ лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства, и, следовательно, также не может быть признано нарушителем прав на ноу-хау.
Вместе с тем остается открытым вопрос, какие же все-таки критерии нарушения прав на секрет производства? Давайте попробуем разобраться на примере.
Допустим, компания «А» обладает производственными сведениями по приготовлению тонизирующего напитка, в частности рецептом и технологией его производства, которые использует при приготовлении.
На предприятии введен режим коммерческой тайны, обеспечивающий отсутствие доступа к этим сведениям третьих лиц.
При этом эти сведения получены компанией «А» в ходе самостоятельных разработок, что может свидетельствовать о неизвестности этих сведений третьим лицам.
На рынке тонизирующих напитков появляется аналогичный напиток, производителем которого является компания «Б». По заверениям компании «Б» их напиток по всем показателям не уступает, а в чем-то превосходит продукцию конкурентов.
Компания «А», проведя химический анализ и испытания напитка компании «Б», приходит к выводу, что по составу и результатам употребления напитки схожи, в связи с чем есть подозрение, что произошла утечка конфиденциальной информации с предприятия «А», и эта информация попала в руки конкурентов.
Правообладатель секрета производства начинает активную компанию по борьбе с нарушением, обращается с иском суд к компании «Б».
И вот, в ходе судебного разбирательства суд назначает экспертизу по делу, в рамках которой ставит перед экспертом вопрос: «Использован ли секрет производства компании «А» при производстве продукции компании «Б»?».
Эксперт начинает исследовать техническую документацию обеих компаний, присутствует при процессе производства на предприятиях, фиксирует показания приборов и пропорции ингредиентов, измеряет температуру, время и плотность, с рулеткой вымеряет длину шлангов, и простукивает цистерны на наличие скрытых полостей.
В итоге эксперт приходит к выводу, что часть сведений, составляющих секрет производства, использована при производстве напитка компании «Б», но у напитков отличается вкус у одного напитка вкус дыни, а у другого клубники, причем напиток компании «Б» обладает тонизирующим эффектом на 30 минут дольше, чем напиток компании «А», а также после его употребления исчезают веснушки.
Из чего мы можем заключить, что может, конечно, какая-то часть коммерчески ценной информации, знаний и умений, выраженная в виде технической документации, оборудования, необходимого для запуска производственного процесса, была использована компанией «Б», но насколько эта часть является существенной не ясно. Также не понятно является ли эта часть самостоятельным охраняемым объектом интеллектуальных прав на секрет производство, и можно ли в случае использования части говорить о нарушении права на секрет производства в целом.
Более того, я полагаю, что при рассмотрении такого рода споров, безусловно, должна даваться оценка не только сравнению секрета производства и спорной продукции или технологии производства этой продукции, но также сведениям, находящимся в открытом доступе, которые могли быть использованы обеими сторонами, в связи с чем вспоминается народная мудрость: «Не все то золото, что блестит», иными словами не вся та информация, что лежит в сейфе действительно является секретом. Хотя, безусловно, она будет являться секретом, но секретом Полишинеля.
Кроме того, в описанной мной ситуации действия компании «Б» можно было бы признать нарушением, только в том случае, если бы помимо прочего в суд были представлены прямые доказательства, подтверждающие факт, так называемого, коммерческого шпионажа, в ходе которого эти сведения, которые, действительно являются секретом, были бы похищены у компании «А».
При чем, что характерно, дел такой категории, в которой защищается секрет производства, крайне мало и остается только догадываться по какой причине. То ли потому что этот объект недостаточно изучен, то ли потому что нарушений с использованием секрета производства небольшое количество, в связи с тем, что правообладатели искусно хранят свои тайны.
Подводя итог этой статьи, я хотел бы сказать, что, к сожалению, в законодательстве, да чего греха таить, и в судебной практике остается большой пробел, касающийся критериев оценки факта нарушения / ненарушения прав на секрет производства.
Мне, как практикующему юристу не ясно, какие критерии или термины в этой связи применять: эквивалентные признаки, переработка, сходство до степени смешения, идентичность, может быть, что-то еще?
При чем, не буду скрывать у меня теплилась надежда, что Верховный Суд Российской Федерации каким-то образом затронет этот вопрос и даст свои разъяснения на этот счет в Постановлении Пленума от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Но, к сожалению этого не произошло.
В данной связи для меня вопрос критериев нарушения прав на секрет производства остается открытым и непонятным.
Вместе с тем всем, кто интересуется темой споров по защите интеллектуальных прав, и в частности прав на ноу-хау, рекомендую ознакомиться с делом А40-180850/2017, особое внимание предлагаю обратить на постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2020, особенно на ту часть судебного акта, в которой суд дает или вернее сказать не дает оценку доводам кассатора, а также на особое мнение судьи Т.В. Васильевой от 15.10.2020.
Как мне кажется, в особом мнении раскрываются потайные литературные таланты судей, которые скрыты за железобетонными шаблонами судебных решений и постановлений, и особое мнение уважаемой Татьяны Владимировны яркий тому пример.
P.S. Буду рад ознакомиться с мнениями коллег по вопросу критериев нарушения прав на секрет производства.
Источник: https://zuykov.com/ru/about/articles/2020/03/19/kriterii-narusheniya-prav-na-sekret-proizvodstva/
(далее – ГК РФ, Кодекс), применяются свои критерии, на основании которых можно сделать вывод о том, являются ли действия нарушением прав интеллектуальной собственности или нет.
Чтобы определить эти критерии предлагаю обратиться к четвертой части Кодекса, в которой для каждого из охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в зависимости от особенностей этих объектов, предусмотрен свой набор способов их использования, относимых к исключительному праву.
При этом нарушением исключительного права, по общему правилу, является использование одним из способов, предусмотренных для конкретного объекта, совершенное без разрешения правообладателя.
Таким образом, для того, чтобы определить являются ли конкретные действия нарушением, необходимо сопоставить эти действия со способами использования, определенными для спорного объекта интеллектуальной собственности и установить было ли у предполагаемого нарушителя разрешение правообладателя.
В том случае если разрешения не было, то такие действия могут быть признаны нарушением исключительного права.
Так, например, для объектов авторского права предусмотрено, что запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, считается воспроизведением, которое является одним способов использования произведения.
Стоит отметить, что программа для ЭВМ или, как предложило Минобрнауки называть ее, подготовив поправки в четвертую часть Кодекса, – «компьютерная программа», также является объектом авторского права и охраняется как литературное произведение.
При этом мы понимаем, что, так называемая, «пиратская» версия компьютерной программы подразумевает под собой, что она получена пользователем в обход защиты, установленной правообладателем и без его разрешения.
В данной связи, если такая нелицензионная версия компьютерной программы была загружена и хранится в памяти компьютера, то такие действия, являющиеся способом использования объекта интеллектуальной собственности, совершенные без разрешения правообладателя, могут быть признаны нарушением исключительного прав.
Для полезных моделей, являющихся объектами патентного права, имеются свои критерии. Так, использованием полезной модели, считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель (подпункт 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ).
При этом в силу абзаца второго пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
Таким образом, для признания действий, нарушающими права на полезную модель, должна быть установлена совокупность условий, например: ввоз на территорию Российской Федерации продукции, в которой содержится каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
Относительно вопроса использования товарного знака и критериев его незаконного использования я углубляться не буду, поскольку они у каждого на слуху, и лишь отмечу, что в силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Теперь предлагаю рассмотреть как обстоят дела с критериями нарушений прав на секрет производства, и начну я, пожалуй, с определения, что же является секретом производства, который также принято называть ноу-хау.
При этом, что интересно, «ноу-хау» (от англ. know how — «знать, как») было впервые введено в обиход английской судебной практикой и изначально представляло собой выражение «to know how to do it» – знать, как это сделать. Впервые данный термин в знакомом нам виде «know how» был использован в американской судебной системе (дело «Дизенд против Д. Брауна» 1916 года).
Как следует из пункта 1 статьи 1465 ГК РФ, секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.
Мы видим, что определение секрета производства, приведенное статье 1465 Кодекса, содержит достаточно общее понятие, не раскрывающее сути того, что это за объект, поскольку ноу-хау – это сведения, причем сведения любого характера. Причем важно, что к таким сведениям не обязательно должны относиться только результаты интеллектуальной деятельности.
При этом важными критериями охраноспособности секрета производства являются:
действительная или потенциальная коммерческая ценность сведений;
неизвестность сведений третьим лицам;
принятие правообладателем разумных мер для соблюдения конфиденциальности этих сведений.
Теперь, согласно приведенным выше примерам, касающимся способов использования произведения, полезной модели товарного знака, предлагаю проанализировать статью Кодекса, в которой изложены способы использования секрета производства.
В статье 1466 ГК РФ указано, что обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений.
И это все???
Если мы обратимся к статье 1270 ГК РФ, в которой определены способы использования объектов авторского права, то в ней содержится 11 подпунктов, посвященных этому вопросу, которые занимают больше страницы печатного текста. В то время как в случае с секретом производства это всего лишь две с половиной строчки.
Вместе с тем не стоит отчаиваться, поскольку если мы обратимся к пункту 1 статьи 1472 ГК РФ, в котором закреплена ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства, то увидим, что нарушителем исключительного права на секрет производства может быть также признано лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии с пунктом 2 статьи 1468, пунктом 3 статьи 1469 или пунктом 2 статьи 1470 настоящего Кодекса.
Таким образом, мы можем уточнить, что для признания действий, нарушающими исключительное право на секрет производства, необходима совокупность условий, а именно: неправомерное получение сведений, составляющих секрет производства, и их разглашение или использование без разрешения правообладателя, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений.
При этом в пункте 2 статьи 1472 ГК РФ указано, что лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не несет ответственность в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
Более того, в силу пункта 2 статьи 1466 ГК РФ лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства, и, следовательно, также не может быть признано нарушителем прав на ноу-хау.
Вместе с тем остается открытым вопрос, какие же все-таки критерии нарушения прав на секрет производства? Давайте попробуем разобраться на примере.
Допустим, компания «А» обладает производственными сведениями по приготовлению тонизирующего напитка, в частности рецептом и технологией его производства, которые использует при приготовлении.
На предприятии введен режим коммерческой тайны, обеспечивающий отсутствие доступа к этим сведениям третьих лиц.
При этом эти сведения получены компанией «А» в ходе самостоятельных разработок, что может свидетельствовать о неизвестности этих сведений третьим лицам.
На рынке тонизирующих напитков появляется аналогичный напиток, производителем которого является компания «Б». По заверениям компании «Б» их напиток по всем показателям не уступает, а в чем-то превосходит продукцию конкурентов.
Компания «А», проведя химический анализ и испытания напитка компании «Б», приходит к выводу, что по составу и результатам употребления напитки схожи, в связи с чем есть подозрение, что произошла утечка конфиденциальной информации с предприятия «А», и эта информация попала в руки конкурентов.
Правообладатель секрета производства начинает активную компанию по борьбе с нарушением, обращается с иском суд к компании «Б».
И вот, в ходе судебного разбирательства суд назначает экспертизу по делу, в рамках которой ставит перед экспертом вопрос: «Использован ли секрет производства компании «А» при производстве продукции компании «Б»?».
Эксперт начинает исследовать техническую документацию обеих компаний, присутствует при процессе производства на предприятиях, фиксирует показания приборов и пропорции ингредиентов, измеряет температуру, время и плотность, с рулеткой вымеряет длину шлангов, и простукивает цистерны на наличие скрытых полостей.
В итоге эксперт приходит к выводу, что часть сведений, составляющих секрет производства, использована при производстве напитка компании «Б», но у напитков отличается вкус у одного напитка вкус дыни, а у другого клубники, причем напиток компании «Б» обладает тонизирующим эффектом на 30 минут дольше, чем напиток компании «А», а также после его употребления исчезают веснушки.
Из чего мы можем заключить, что может, конечно, какая-то часть коммерчески ценной информации, знаний и умений, выраженная в виде технической документации, оборудования, необходимого для запуска производственного процесса, была использована компанией «Б», но насколько эта часть является существенной не ясно. Также не понятно является ли эта часть самостоятельным охраняемым объектом интеллектуальных прав на секрет производство, и можно ли в случае использования части говорить о нарушении права на секрет производства в целом.
Более того, я полагаю, что при рассмотрении такого рода споров, безусловно, должна даваться оценка не только сравнению секрета производства и спорной продукции или технологии производства этой продукции, но также сведениям, находящимся в открытом доступе, которые могли быть использованы обеими сторонами, в связи с чем вспоминается народная мудрость: «Не все то золото, что блестит», иными словами не вся та информация, что лежит в сейфе действительно является секретом. Хотя, безусловно, она будет являться секретом, но секретом Полишинеля.
Кроме того, в описанной мной ситуации действия компании «Б» можно было бы признать нарушением, только в том случае, если бы помимо прочего в суд были представлены прямые доказательства, подтверждающие факт, так называемого, коммерческого шпионажа, в ходе которого эти сведения, которые, действительно являются секретом, были бы похищены у компании «А».
При чем, что характерно, дел такой категории, в которой защищается секрет производства, крайне мало и остается только догадываться по какой причине. То ли потому что этот объект недостаточно изучен, то ли потому что нарушений с использованием секрета производства небольшое количество, в связи с тем, что правообладатели искусно хранят свои тайны.
Подводя итог этой статьи, я хотел бы сказать, что, к сожалению, в законодательстве, да чего греха таить, и в судебной практике остается большой пробел, касающийся критериев оценки факта нарушения / ненарушения прав на секрет производства.
Мне, как практикующему юристу не ясно, какие критерии или термины в этой связи применять: эквивалентные признаки, переработка, сходство до степени смешения, идентичность, может быть, что-то еще?
При чем, не буду скрывать у меня теплилась надежда, что Верховный Суд Российской Федерации каким-то образом затронет этот вопрос и даст свои разъяснения на этот счет в Постановлении Пленума от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Но, к сожалению этого не произошло.
В данной связи для меня вопрос критериев нарушения прав на секрет производства остается открытым и непонятным.
Вместе с тем всем, кто интересуется темой споров по защите интеллектуальных прав, и в частности прав на ноу-хау, рекомендую ознакомиться с делом А40-180850/2017, особое внимание предлагаю обратить на постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2020, особенно на ту часть судебного акта, в которой суд дает или вернее сказать не дает оценку доводам кассатора, а также на особое мнение судьи Т.В. Васильевой от 15.10.2020.
Как мне кажется, в особом мнении раскрываются потайные литературные таланты судей, которые скрыты за железобетонными шаблонами судебных решений и постановлений, и особое мнение уважаемой Татьяны Владимировны яркий тому пример.
P.S. Буду рад ознакомиться с мнениями коллег по вопросу критериев нарушения прав на секрет производства.
Источник: https://zuykov.com/ru/about/articles/2020/03/19/kriterii-narusheniya-prav-na-sekret-proizvodstva/
Нет комментариев