Сергей Зуйков → Особенности и проблемы регистрации товарных знаков при выявлении основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренного пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ
Товарный знак является индивидуализирующим обозначением для товаров или услуг, принадлежащим одному правообладателю.
В обозначение, которое будет подано на государственную регистрацию товарного знака, заявитель может включить другое средство индивидуализации — наименование места происхождения товаров (далее – «НМПТ»).
В отличие от товарных знаков НМПТ могут использовать различные производители независимо друг от друга. Также в отличие от товарного знака, который является обозначением для различных товаров или услуг, НМПТ является обозначением определенной территории во взаимосвязи с производимым на данной территории определенным товаром.
Нередки случаи, когда заявители, предварительно не проанализировав наличие зарегистрированных НМПТ, подавали заявку на государственную регистрацию товарного знака и получали решение об отказе на основании, предусмотренным пунктом 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»).
В соответствие с пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров* обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.»
*Под любыми товарами в указанном положении понимаются не только товары, но и услуги согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ.
Производители, желающие зарегистрировать товарный знак, который будет включать в себя НМПТ или сходное обозначение, должны обладать исключительным правом пользования на указанное НМПТ и знать, что товарный знак будет охраняться только в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.
Согласно пунктам 42, 47 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482) при проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с НМПТ или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, сходство оценивается на основании фонетических, семантических, графических признаков. Однородность товаров при этом не исследуется.
Отсутствие сравнения однородности заявленных товаров/услуг может привести к проблемным, а порой и курьезным ситуациям.
Представим себе следующую ситуацию.
Юридическое лицо, назовем его ООО «Майкопская компания», подало заявку на регистрацию комбинированного обозначения, состоящего из доминирующего изобразительного элемента и словесного элемента «Майкопская», в качестве товарного знака. Заявка подана в отношении товаров 20 класса МКТУ – «мебель».
По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатент направляет нашему производителю уведомление о результатах проверки обозначения требованиям законодательства. Согласно уведомлению заявленное обозначение со словесным элементом «Майкопская» не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров, так как является сходным до степени смешения с НМПТ «Майкопская» по свидетельству № 181. Необходимо отметить, что НМПТ стало известно в результате его использования в отношении товара – «минеральная вода». Заявитель в ответе на уведомление указывает, что потребители не смешают в гражданском обороте заявленное обозначение и НМПТ «Майкопская», т.к. мебель и минеральная вода не являются однородными. Но, следуя известному выражению «Dura lex, sed lex» — «Закон суров, но это закон», Роспатент отказывает в регистрации заявленного обозначения ссылаясь на то, что однородность товаров не исследуется при выявлении основания, предусмотренного пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ.
Данная ситуация с отказом в регистрации товарного знака может повториться, даже если заявка была бы подана только в отношении услуг, например, строительных услуг, которые, очевидно, не являются однородными товарам – минеральная вода.
При анализе практики Роспатента и судебной практики в части применения пункта 7 статьи 1483 ГК РФ были выявлены следующие интересные акты указанных органов: решения Роспатента от 29.12.2015 по заявке № 2013709108; от 21.05.2019 по заявке № 2018740491, решения Суда по интеллектуальным правам от 18.10.2016 по делу СИП-450/2016; от 18.07.2018 по делу СИП-147/2018.
Объединяющим для указанных актов является то обстоятельство, что в них применена отчасти спорная правовая позиция при сравнении словесных элементов и НМПТ, состоящим из нескольких слов, таких как, например, Тульский пряник, Алтайский мед и т.п. Согласно данной правовой позиции основную индивидуализирующую функцию в НМПТ несет наименование территории (Тульский, Алтайский), а другое слово в таких НМПТ (пряник, мед) является указанием на товар. В этой связи, при оценке сходства сравнивается указанное наименование территории и словесный элемент, а другое слово, включенное в НМПТ, «теряется» из виду.
Правомерность такого подхода вызывает сомнения и может быть темой для жарких дискуссий в узких кругах. Так, законодательно не установлено наличие в НМПТ «сильных» и «слабых» элементов, НМПТ охраняется в том виде, в котором зарегистрировано, соответственно, необходимо оценивать словесный элемент и НМПТ, со всеми включенными в него словами. С другой стороны, при оценке сходства словесных элементов и НМПТ следует учитывать восприятия сравниваемых обозначений на аналогичных товарах, принимая во внимание, что факт регистрации НМПТ сам по себе свидетельствует о широкой известности наименования территории в отношении товара, для индивидуализации которого оно зарегистрировано.
Анализ положений пункта 7 статьи 1483 ГК РФ и её применение на практике показал, что данное положение имеет свои «подводные камни» ввиду специфики охраны НМПТ и прежде, чем подавать заявку на регистрацию товарных знаков лучше проверить и перепроверить Ваше обозначение на предмет отсутствия в нем тождественных или сходных с НМПТ словесных элементов.
Источник: https://zuykov.com/ru/about/articles/2020/03/30/osobennosti-i-problemy-registracii-tovarnyh-znakov/
В обозначение, которое будет подано на государственную регистрацию товарного знака, заявитель может включить другое средство индивидуализации — наименование места происхождения товаров (далее – «НМПТ»).
В отличие от товарных знаков НМПТ могут использовать различные производители независимо друг от друга. Также в отличие от товарного знака, который является обозначением для различных товаров или услуг, НМПТ является обозначением определенной территории во взаимосвязи с производимым на данной территории определенным товаром.
Нередки случаи, когда заявители, предварительно не проанализировав наличие зарегистрированных НМПТ, подавали заявку на государственную регистрацию товарного знака и получали решение об отказе на основании, предусмотренным пунктом 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»).
В соответствие с пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров* обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.»
*Под любыми товарами в указанном положении понимаются не только товары, но и услуги согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ.
Производители, желающие зарегистрировать товарный знак, который будет включать в себя НМПТ или сходное обозначение, должны обладать исключительным правом пользования на указанное НМПТ и знать, что товарный знак будет охраняться только в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.
Согласно пунктам 42, 47 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482) при проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с НМПТ или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, сходство оценивается на основании фонетических, семантических, графических признаков. Однородность товаров при этом не исследуется.
Отсутствие сравнения однородности заявленных товаров/услуг может привести к проблемным, а порой и курьезным ситуациям.
Представим себе следующую ситуацию.
Юридическое лицо, назовем его ООО «Майкопская компания», подало заявку на регистрацию комбинированного обозначения, состоящего из доминирующего изобразительного элемента и словесного элемента «Майкопская», в качестве товарного знака. Заявка подана в отношении товаров 20 класса МКТУ – «мебель».
По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатент направляет нашему производителю уведомление о результатах проверки обозначения требованиям законодательства. Согласно уведомлению заявленное обозначение со словесным элементом «Майкопская» не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров, так как является сходным до степени смешения с НМПТ «Майкопская» по свидетельству № 181. Необходимо отметить, что НМПТ стало известно в результате его использования в отношении товара – «минеральная вода». Заявитель в ответе на уведомление указывает, что потребители не смешают в гражданском обороте заявленное обозначение и НМПТ «Майкопская», т.к. мебель и минеральная вода не являются однородными. Но, следуя известному выражению «Dura lex, sed lex» — «Закон суров, но это закон», Роспатент отказывает в регистрации заявленного обозначения ссылаясь на то, что однородность товаров не исследуется при выявлении основания, предусмотренного пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ.
Данная ситуация с отказом в регистрации товарного знака может повториться, даже если заявка была бы подана только в отношении услуг, например, строительных услуг, которые, очевидно, не являются однородными товарам – минеральная вода.
При анализе практики Роспатента и судебной практики в части применения пункта 7 статьи 1483 ГК РФ были выявлены следующие интересные акты указанных органов: решения Роспатента от 29.12.2015 по заявке № 2013709108; от 21.05.2019 по заявке № 2018740491, решения Суда по интеллектуальным правам от 18.10.2016 по делу СИП-450/2016; от 18.07.2018 по делу СИП-147/2018.
Объединяющим для указанных актов является то обстоятельство, что в них применена отчасти спорная правовая позиция при сравнении словесных элементов и НМПТ, состоящим из нескольких слов, таких как, например, Тульский пряник, Алтайский мед и т.п. Согласно данной правовой позиции основную индивидуализирующую функцию в НМПТ несет наименование территории (Тульский, Алтайский), а другое слово в таких НМПТ (пряник, мед) является указанием на товар. В этой связи, при оценке сходства сравнивается указанное наименование территории и словесный элемент, а другое слово, включенное в НМПТ, «теряется» из виду.
Правомерность такого подхода вызывает сомнения и может быть темой для жарких дискуссий в узких кругах. Так, законодательно не установлено наличие в НМПТ «сильных» и «слабых» элементов, НМПТ охраняется в том виде, в котором зарегистрировано, соответственно, необходимо оценивать словесный элемент и НМПТ, со всеми включенными в него словами. С другой стороны, при оценке сходства словесных элементов и НМПТ следует учитывать восприятия сравниваемых обозначений на аналогичных товарах, принимая во внимание, что факт регистрации НМПТ сам по себе свидетельствует о широкой известности наименования территории в отношении товара, для индивидуализации которого оно зарегистрировано.
Анализ положений пункта 7 статьи 1483 ГК РФ и её применение на практике показал, что данное положение имеет свои «подводные камни» ввиду специфики охраны НМПТ и прежде, чем подавать заявку на регистрацию товарных знаков лучше проверить и перепроверить Ваше обозначение на предмет отсутствия в нем тождественных или сходных с НМПТ словесных элементов.
Источник: https://zuykov.com/ru/about/articles/2020/03/30/osobennosti-i-problemy-registracii-tovarnyh-znakov/
Нет комментариев