Дмитрий Булгаков →  Один из признаков формулы изобретения истца не используется ответчиком - отказ в иске: постановление Президиума ВАС РФ от 31.01.2012 №11025/11

Истец обратился в суд с иском к иностранной компании, имеющей представительство в Москве, о признании незаконным использования без согласия истца изобретения, охраняемого патентом РФ, осуществляемого в форме ввоза в РФ, предложения к продаже, продажи и хранения в РФ вакцины, производимой ответчиком. Решением суда в удовлетворении иска отказано. Постановлением «апелляции» решение суда отменено, иск удовлетворён. Постановлением «кассации» постановление суда «апелляции» оставлено без изменения.
Президиум ВАС РФ судебные акты «апелляции» и «кассации» отменил, а решение арбитражного суда оставил без изменения.

Суть спора
Общество является обладателем исключительных имущественных прав на изобретение — рекомбинантную вакцину для профилактики вирусного гепатита B — охраняемое по патенту РФ(патент). В качестве изобретения охраняется техническое решение, относящееся к названной вакцине.
Ответчик с 2000 года производит на территории Индии вакцину на основании лицензионного договора, заключенного между правопредшественником ответчика (лицензиатом) и немецкой компанией (лицензиаром). Согласно этому договору лицензиат производит поверхностный антиген гепатита В (HBsAg) подтипа adw из штамма Hansenula Polimorpha c использованием ноу-хау и принадлежащих лицензиару патентов с приоритетом от 23.04.99 и с приоритетом от 23.04.99.

Вакцина гепатита, производимая ответчиком, зарегистрирована 19.01.2006 Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в Государственном реестре лекарственных средств в соответствии с Федеральным законом от 22.06.98 N 86-ФЗ «О лекарственных средствах».
На основании договоров, между ответчиком (поставщиком) и обществом «ЭПИДБИОМЕД-ИМПЕКС» (покупателем), ответчик поставлял указанную вакцину покупателю, что не отрицается им.

Истец, полагая, что его исключительные права на изобретение по патенту нарушены действиями ответчика по введению названной вакцины в гражданский оборот на территории России, предложению её к продаже, продаже и хранению, обратилось в арбитражный суд с иском.

Позиция суда первой инстанции
Согласно подпункту 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, в частности, ввоз на территорию России, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

В силу п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи.

Суд для решения вопроса о наличии в вакцине ответчика каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо эквивалентного ему признака, ставшего известным в области техники до 19.01.2006, назначил комплексную патентно-техническую экспертизу.

Эксперты сравнили каждый признак, приведенный в формуле изобретения истца, и признаки, описывающие вакцину ответчика, и пришли к выводу об использовании в вакцине ответчика каждого признака изобретения, приведенного в независимых пунктах 1, 3 и 5 формулы изобретения истца.

Однако суд не согласился с выводами, изложенными в экспертном заключении, поскольку установил, что производимая ответчиком вакцина получена путем культивирования генетически модифицированных дрожжевых клеток (в которые встроен поверхностный ген антигена вируса гепатита B) другого, отличного от указанного в патенте истца штамма.

1. Суд признал, что один из признаков формулы изобретения истца не используется ответчиком при производстве вакцины. При этом повторная или дополнительная экспертиза не назначалась.

2. Суд исходил также из того, что новизна и изобретательский уровень изобретения по патенту истца согласно действующему в РФ законодательству определяются именно использованием ранее неизвестного штамма, правовая охрана по данному патенту не распространяется на иные вакцины, полученные с использованием других штаммов, относящихся к таксономическому виду Pichia angusta (Hansenula рolymorpha).

3. Кроме того, суд признал, что введение спорной вакцины в гражданский оборот на территории РФ осуществлялось российской компанией, а не ответчиком. Доказательства того, что ввоз, предложение к продаже, продажа и хранение указанной продукции на территории РФ осуществлены ответчиком, по мнению суда, истцом не представлены.

Позиция судов апелляционной и кассационной инстанции
С учетом выводов одного из экспертов, сделанных по результатам повторной комплексной судебной патентно-технической экспертизы, суд апелляционной инстанции признал, что вакцина ответчика содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимых пунктах формулы изобретения по патенту, то есть изобретение истца используется в вакцине ответчика.

Исходя из того, что вакцина, производимая компанией, зарегистрирована Росздравнадзором, между ответчиком и ООО «ЭПИДБИОМЕД-ИМПЕКС» заключен контракт на поставку названной вакцины в Россию, суд апелляционной инстанции признал, что ответчик предлагает к продаже и вводит в гражданский оборот на территории РФ вакцину гепатита собственного производства.

Поскольку право на использование патента истца у ответчика отсутствует, соглашение о передаче исключительных прав на использование указанного изобретения между истцом (патентообладателем) и ответчиком не заключалось, суд апелляционной инстанции удовлетворил исковые требования.

«Кассация» поддержала выводы «апелляции» несмотря на то, что согласно материалам дела для экспертов, проводящих повторную экспертизу, спорным остался вопрос об использовании ответчиком одного из признаков независимого пункта формулы изобретения (его эквивалентности признаку, описывающему вакцину ответчика) и это противоречие не было устранено.

Выводы Президиума ВАС РФ
Суды апелляционной и кассационной инстанций не учли следующее.
В соответствии со ст. 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Истец, обращаясь в Роспатент с заявками на выдачу патентов на рекомбинантную вакцину для профилактики вирусного гепатита, а также на штаммы дрожжей, используемых при производстве данной вакцины,указывал на то, что в изобретении используются новые, ранее неизвестные и не используемые другими производителями вакцин для профилактики вирусного гепатита штаммы дрожжей, что и определяет новизну и изобретательский уровень изобретения.

Наличие новизны, то есть неизвестность продукта (вакцины) из сведений, входящих в уровень техники, подтверждено решениями Палаты по патентным спорам от 09.04.2010 и от 23.12.2010, которыми отказано в удовлетворении возражений ответчика против предоставления правовой охраны изобретению по патенту. Возражения были мотивированы несоответствием патента признакам «новизна» и «изобретательский уровень» вследствие известности патентов, используемых ответчиком для производства своей вакцины.

Палата по патентным спорам оставила в силе указанный патент, признав техническое решение истца соответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». При этом оценивалось наличие «мировой новизны» изобретения, поскольку сведения, входящие в уровень техники, которые проверялись экспертами, не ограничены какими-либо территориальными рамками. Это означает, что в имеющемся на дату подачи заявки уровне техники не было выявлено техническое решение, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле оцениваемого изобретения.

При таких обстоятельствах вывод «апелляции» и «кассации» о том, что при производстве вакцины, начатом ответчиком за несколько лет до даты приоритета изобретения по патенту, используется изобретение истца, то есть каждый признак его изобретения, противоречит решению Роспатента о регистрации изобретения и неоспоренным решениям Палаты по патентным спорам, которыми ответчику отказано в признании недействительным патента истца.

2. Кроме того, Президиум ВАС РФ согласился с выводами суда первой инстанции о том, что действия, связанные с ввозом товара на таможенную территорию России, совершены покупателем (российской компанией), поскольку поставка ответчиком товара в РФ осуществлялась на условиях CIP Moscow Международных правил толкования торговых терминов «Инкотермс 2000».

Согласно указанным условиям поставки в обязанности компании (поставщика) входит осуществление действий, связанных с вывозом продукции с территории Индии. При этом обязательства поставщика считаются выполненными с момента передачи товара первому перевозчику.

Других доказательств совершения ответчиком действий по ввозу, предложению к продаже, продаже и хранению данной продукции на территории РФ истец не представил.

3. Регистрация Росздравнадзором вакцины ответчика также не свидетельствует об использовании ответчиком изобретения истца по смыслу ст. 1350 ГК РФ и не является нарушением исключительных прав. Этот вывод соответствует правовой позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в постановлении от 16.06.2009 № 2578/09.

4. Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, если для этого нет других препятствий.