Дмитрий Булгаков →  Действия ответчика по использованию в доменном имени товарного знака, принадлежащего истцу - акт недобросовестной конкуренции: постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 № 18012/10

Компания «G.H. Mumm & Cie» обратилась в арбитражный суд с иском к ответчику о защите исключительных прав на товарный знак путем запрета ответчику использовать товарный знак «MUMM», принадлежащий истцу, в доменном имени mumm.ru в сети Интернет.

Решением суда в иске отказано. Постановлением «апелляции» решение суда отменено, иск удовлетворён.
«Кассация» отменила постановление «апелляции», решение суда оставила в силе.

Постановлением Президиума ВАС РФ решение суда первой инстанции и постановление «кассации» отменены. Постановление «апелляции» оставлено без изменения.

Почему Президиум ВАС РФ пришёл к таким выводам.
Ранее об этом деле писал Михаил Самойлов здесь.

Суть спора
Истец является правообладателем международного товарного знака «MUMM», зарегистрированного 19.08.1986 в отношении товаров 32-го и 33-го классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): ферментные и газированные напитки, французские вина, именно шампанское, шипучие вина, вина, алкогольные напитки и водка, ликеры и спиртные напитки.
В силу Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989 указанный товарный знак имеет международную охрану, в том числе и на территории России.

Ответчик в период рассмотрения данного дела судами трех инстанций являлся администратором домена mumm.ru. Сочтя, что ответчик, используя словесное обозначение «MUMM» в доменном имени, нарушает исключительные права владельца товарного знака, истец обратился в арбитражный суд с иском.

Позиция суда первой, кассационной инстанций
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, пришел к выводу, что факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, не свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, поскольку доказательств использования ответчиком доменного имени mumm.ru в коммерческой деятельности не представлено.

Суд кассационной инстанции, так же как и суд первой инстанции, исходил из того, что исключительные права истца на товарный знак ответчиком не нарушены. Регистрация товарного знака не означает безусловного приоритета в защите перед владельцем прав на доменное имя, при условии, что регистрация домена не имела заведомо недобросовестной цели воспрепятствовать реализации исключительных прав на товарный знак, то есть при добросовестности владельца домена.

По мнению «кассации», из материалов дела не усматривается, что истец представлял суду доказательства, могущие свидетельствовать о злоупотреблении правом со стороны ответчика при регистрации домена (ст. 65 АПК РФ). Истец, зарегистрировавший товарный знак «MUMM» 19.08.1986, доменное имя mumm.ru не регистрировал.

Позиция суда апелляционной инстанции
Суд апелляционной инстанции иск удовлетворил, отменив решение суда первой инстанции как не соответствующее положениям ст. 1484 ГК РФ, и указал, что вывод об отсутствии оснований для удовлетворения иска в связи с недоказанностью использования данного доменного имени в коммерческой деятельности не соответствует п. 2 ч. 1 ст. 1252 ГК РФ, поскольку наличие права администрирования доменного имени второго уровня, тождественного товарному знаку истца, без разрешения правообладателя, создает угрозу нарушения исключительного права истца на товарный знак и является препятствием для использования товарного знака путем размещения его в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Выводы Президиума ВАС РФ
1. Согласно ст. 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 п. 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

В соответствии с подпунктом 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Этот вывод согласуется с правовой позицией Президиума ВАС РФ. В постановлении от 11.11.2008 по делу N 5560/08 Президиум указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности:

— доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;

— у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;

— доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

2. Судом установлено, что при регистрации домена mumm.ru использовано словесное обозначение «MUMM», тождественное товарному знаку, принадлежащему компании.

Из материалов дела следует, что компания зарегистрирована в Торговом реестре и Реестре обществ Реймс (Франция) 16.12.1920, является правообладателем товарного знака «MUMM» с 19.08.1986, производит шампанские вина под маркой «MUMM». Таким образом, истец является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени mumm.ru.

Между тем в российской зоне сети Интернет доменное имя mumm.ru администрировалось ответчиком — лицом, не имеющим отношения к бизнесу компании и не получившим ее согласия на использование товарного знака. У ответчика не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени mumm.ru, поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании. Ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.

3. Из материалов дела следует и ответчиком не оспаривается, что сайт с доменным именем mumm.ru фактически не использовался им с момента перехода к нему прав по администрированию домена.

4. По сведениям регионального центра ответчик после подачи компанией заявления о пересмотре в порядке надзора обжалуемых судебных актов передал права по администрированию домена mumm.ru новому администратору, зарегистрированному в городе Андижане (Республика Узбекистан), что подтверждает отсутствие у ответчика намерения использовать сайт со спорным доменным именем.

Таким образом, действия ответчика по использованию в доменном имени mumm.ru товарного знака «MUMM», принадлежащего компании «G.H. Mumm & Cie», подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Поскольку на момент принятия судом апелляционной инстанции постановления ответчик осуществлял администрирование доменного имени, данное постановление об удовлетворении иска и о запрете ответчику использовать товарный знак «MUMM», принадлежащий компании, в доменном имени mumm.ru в сети Интернет является обоснованным и подлежит оставлению без изменения.

5. Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, если для этого нет других препятствий.

Р.S.: С другими постановлениями Президиума ВАС РФ, в которых имеется толкование правовых норм об исключительных правах в сфере интеллектуальной деятельности и где приведён их краткий анализ, можно познакомиться здесь.