Денис Коваль → Гарантия соблюдения прав третьих лиц в англоязычном контракте на разработку ПО
Итак, в прошлом посте, который был посвящен гарантиям в договоре на разработку ПО, я остановился на гарантии работоспособности («Warranty of functionality»). Я предлагаю продолжить этот увлекательный экскурс по миру гарантийных обязательств и рассмотреть особенности использования гарантии соблюдения прав третьих лиц «Infringement Warranty».
В современном мире защита прав интеллектуальной собственности весьма актуальна. Вот и Заказчик, начитавшись новостей про многомиллионные иски правообладателей ИС-прав к нарушителям, интересуется: «нет ли при разработке рисков, связанных с нарушением прав третьих лиц?» и «кто в ответе за это нарушение?».
В контракте на разработку ПО порядок этих правоотношений описывается посредством «Infringement Warranty». Суть этой гарантии заключается в том, что при разработке и дальнейшей передаче заказчику исключительных прав на использование ПО, разработчиком умышленно не будут нарушены авторские, патентные и любые иные права третьих лиц.
Удачная формулировка:
« Developer warrants that Developer will not knowingly infringe on the copyright or trade secrets of any third party in performing services under this Agreement. To the extent any material used by Developer contains matter proprietary to a third party, Developer shall obtain a license from the owner permitting the use of such matter and granting Developer the right to sub-license its use. Developer will not knowingly infringe upon any existing patents of third parties in the performance of services required by this Agreement, but Developer MAKES NO WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT.
If any third party brings a lawsuit or proceeding against Customer based upon a claim that the Software breaches the third party's patent, copyright or trade secrets rights, and it is determined that such infringement has occurred, Developer shall hold Customer harmless against any loss, damage, expense or cost, including reasonable attorney fees, arising from the claim.
This indemnification obligation shall be effective only if:
A. The third party intellectual property rights involved were known to Developer prior to delivery of the Software
B. Customer has make all payments required by this Agreement
C. Customer has given prompt notice of the claim and permitted Developer to defend, and
D. The claim does not result from Customer's modification of the Software.
To reduce or mitigate damages, Developer may at its own expense replace the Software with a non-infringing product.»
*термин «NON-INFRINGEMENT» в патентном словаре означает «патентная чистота
Основная цель этой гарантии скорее распределение рисков, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности в процессе разработки, чем уверение заказчика в действительном положении вещей. Сложно себе представить, что в процессе разработки не будут задеты чьи-либо ИС-права – ведь в мире столько патентов, которые касаются различных видов технологий. Поэтому нельзя быть уверенным в том, что права интеллектуальной собственности не будут нарушены. Мы можем гарантировать скорее отсутствие умышленных нарушений прав третьих лиц. Помочь нивелировать эти риски нам может дорогостоящая услуга патентного поиска сторонней организации либо содержание штата сотрудников, которые будут заниматься этим поиском, либо создание дополнительной нагрузки на проектную команду.
Стоит отметить, что нарушение может произойти по воле недобросовестных специалистов-разработчиков, которые умышленно скопировали часть кода, либо в результате некачественного патентного поиска, который не заметил потенциального нарушения.
Давая такую гарантию, разработчик берет на себя риски последствий того, что продукт может затронуть ИС-права третьей стороны.
Выводы:
В современном мире защита прав интеллектуальной собственности весьма актуальна. Вот и Заказчик, начитавшись новостей про многомиллионные иски правообладателей ИС-прав к нарушителям, интересуется: «нет ли при разработке рисков, связанных с нарушением прав третьих лиц?» и «кто в ответе за это нарушение?».
В контракте на разработку ПО порядок этих правоотношений описывается посредством «Infringement Warranty». Суть этой гарантии заключается в том, что при разработке и дальнейшей передаче заказчику исключительных прав на использование ПО, разработчиком умышленно не будут нарушены авторские, патентные и любые иные права третьих лиц.
Удачная формулировка:
« Developer warrants that Developer will not knowingly infringe on the copyright or trade secrets of any third party in performing services under this Agreement. To the extent any material used by Developer contains matter proprietary to a third party, Developer shall obtain a license from the owner permitting the use of such matter and granting Developer the right to sub-license its use. Developer will not knowingly infringe upon any existing patents of third parties in the performance of services required by this Agreement, but Developer MAKES NO WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT.
If any third party brings a lawsuit or proceeding against Customer based upon a claim that the Software breaches the third party's patent, copyright or trade secrets rights, and it is determined that such infringement has occurred, Developer shall hold Customer harmless against any loss, damage, expense or cost, including reasonable attorney fees, arising from the claim.
This indemnification obligation shall be effective only if:
A. The third party intellectual property rights involved were known to Developer prior to delivery of the Software
B. Customer has make all payments required by this Agreement
C. Customer has given prompt notice of the claim and permitted Developer to defend, and
D. The claim does not result from Customer's modification of the Software.
To reduce or mitigate damages, Developer may at its own expense replace the Software with a non-infringing product.»
*термин «NON-INFRINGEMENT» в патентном словаре означает «патентная чистота
Основная цель этой гарантии скорее распределение рисков, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности в процессе разработки, чем уверение заказчика в действительном положении вещей. Сложно себе представить, что в процессе разработки не будут задеты чьи-либо ИС-права – ведь в мире столько патентов, которые касаются различных видов технологий. Поэтому нельзя быть уверенным в том, что права интеллектуальной собственности не будут нарушены. Мы можем гарантировать скорее отсутствие умышленных нарушений прав третьих лиц. Помочь нивелировать эти риски нам может дорогостоящая услуга патентного поиска сторонней организации либо содержание штата сотрудников, которые будут заниматься этим поиском, либо создание дополнительной нагрузки на проектную команду.
Стоит отметить, что нарушение может произойти по воле недобросовестных специалистов-разработчиков, которые умышленно скопировали часть кода, либо в результате некачественного патентного поиска, который не заметил потенциального нарушения.
Давая такую гарантию, разработчик берет на себя риски последствий того, что продукт может затронуть ИС-права третьей стороны.
Выводы:
- Гарантировать следует отсутствие умышленного нарушения ИС-прав, а не «патентную чистоту» продукта.
- Стоит предусмотреть условия, при которых будет отсутствовать ответственность разработчика (например, в случае, если нарушение возникло в результате модификации ПО Заказчиком).
- Чтобы не возникло проблем, связанных с ИС-правами третьих лиц необходимо нанимать добросовестных программистов и проводить качественный патентный поиск.
- Отказ от этой гарантии, скорее всего, приведет к потере клиента, т.к. эта гарантия является общепринятой в современной контрактной практике.
Нет комментариев